商标申请中克服在先商标障碍的一般性对策

申请商标注册被商标局驳回或者部分驳回的理由主要包括商标具有不良社会影响、缺乏显著性等绝对理由以及商标和在先申请或者注册商标构成类似商品或者服务上的近似商标的相对理由。其中，由于在先商标而被驳回的相对理由最为常见。但是，商标申请被商标局予以驳回并不意味着该商标就一定被判了“死刑”。依据《商标法》规定，申请人如果不服该驳回决定，可以在收到《驳回通知书》后15日内向商标评审委员会提交驳回复审申请。不同于商标申请阶段，申请人可以在复审阶段充分主张自己的理由并提交相关证据。实践中，很多最初被商标局予以驳回的商标最终通过复审程序获得注册。

因此，我们建议申请人在认真分析商标局驳回理由的基础上，提交复审申请并采取相应对策以克服在先商标障碍，使得申请商标能够早日获得初步审定。以下针对如何克服引证商标障碍问题，笔者提出如下一些建议：

1．核对商标状态信息

对于涉及在先商标的相对驳回理由，在收到驳回通知的时候，首先应核对《驳回通知》中的引证商标信息。核对内容主要包括：引证商标状态、指定商品是否类似等。对于引证商标的状态，首先要和中国商标网上的引证商标状态信息进行核对。对于国际注册商标，通常需要进一步在世界知识产权组织网站的在线商标数据库进行进一步核对。如果发现引证商标已经无效或者在相冲突的商品和服务上已经部分无效，则在复审中通过提交引证商标的无效信息就很容易克服。另外，申请人还需结合《类似商品和服务区分表》核对引证商标指定商品或服务是否类似。对于和申请商标指定商品或服务不类似的情形，则可以通过在复审中主张商品和服务不类似加以克服。

2．对比申请商标和引证商标的近似程度

审查员在判断商标近似的时候，主要参考商标局编辑印发的《商标审查标准》。因此，申请人在收到《驳回通知》的时候需要基于《商标审查标准》综合分析和判断审查员驳回申请商标的法律依据和具体理由。同时判断，申请商标和引证商标的近似判断是否和《商标审查标准》所描述的具体内容基本一致，是否含有例外情况。如果确有例外情况，例如：首字母字形明显不同、含义明显不同、整体外观差别显著等等，则可以通过主张上述差异并提交词典解释等证据以克服障碍。

3．对于引证商标提交异议、无效、撤销

对于引证商标是恶意抢注申请商标的情况，如果引证商标尚未注册，则可以在引证商标初审公告后，依据《商标法》第33条向商标局针对引证商标提起异议。

如果上述引证商标已经注册或者该引证商标为不当注册，申请人可依据《商标法》第44条或第45条及时向主管机关提交商标无效宣告申请。如果引证商标最终被不予核准或者无效，则引证商标的障碍将被克服。

另外，由于中国目前闲置商标数量较多，很多引证商标注册人对于引证商标并没有实际使用或者很多商标注册人实际已经消亡。这些商标可以依据《商标法》第49条规定，通过提交撤销连续三年停止使用注册商标申请（以下简称：撤三申请）予以撤销。因此，撤三申请是常用的克服在先商标障碍的手段之一。申请人收到《驳回通知》后，应核对引证商标的注册时间是否已满三年。在判断时需要注意：对于曾经经历过异议或者异议复审程序的注册商标，需要在其注册公告日之后起算。对于国际注册商标，应在18个月审查期限期满后起算。如果引证商标注册确实已满三年，则需进一步通过实地调查或者互联网查询等方式，调查引证商标是否已经使用的情况。通过调查，如果确实没有发现引证商标的使用的话，申请人可以对于引证商标提交撤三申请。如果引证商标最终被撤消后，则不会构成申请商标的障碍。

4．提交同意书/共存协议

在商标评审实践中，如果申请商标和引证商标本身或者指定商品或者服务存在一定差异，则申请人可以考虑和引证商标所有人进行协商，要求其出具同意申请商标注册和使用的《商标同意书》或者签署《商标共存协议》同意申请商标和引证商标共存。如果通过协商，引证商标所有人同意出具《商标同意书》或者签署《商标共存协议》的话，则《商标同意书》或者《商标共存协议》通常可以被主管机关采纳，并作为申请商标可以获得注册的依据。因此，作为克服障碍的手段之一，申请人可以尝试和引证商标注册人协商请求其出具《商标同意书》或者签署《商标共存协议》。协商出具《商标同意书》或者签署《商标共存协议》需要注意以下几点：

在协商之前，申请人须确保申请商标并没有进行使用或者并未构成商标侵权。否则会增加申请人被诉侵权的风险。

在实践中，主管机关要求提交的《同意书》和《共存协议》需要进行公证（国内当事人）或者公证认证（国外当事人）。因此，在协商中需要向引证商标注册人提示书式要求。

在《同意书》和《共存协议》中应明确列出申请商标和引证商标的相关信息，例如：申请商标申请号、申请日期、指定使用商品以及引证商标注册号、注册日、指定商品等内容以增加申请商标驳回复审的成功率。

5. 协商商标转让

申请人也可以和引证商标所有人进行协商转让引证商标。如果引证商标所有人同意将该商标转让给申请人，双方可以向商标局提交转让申请。如果引证商标最终被核准转让，则引证商标的障碍将被克服。

值得注意的是，上述对策3~5一般是在提交驳回复审后所采取的。依据修改后的《商标法》，商标评审委员会需要在9~12个月内完成复审审查。在实际审查中，个别驳回复审案件的审查甚至更快。但由于上述撤三申请、协商《同意书》或者转让、以及提交异议或者无效的时间有一定弹性而不确定，因此，如果申请人希望通过采取上述策略克服引证商标，则需要在商标复审中明确提出要求暂缓审理的请求并提交相关证据供审查员参考。

（2015年）