当前位置 ：首页 > 最新资讯 > 实务分析和研究 > 商标

北京林达刘知识产权代理事务所
宗可丽

 
涉外定牌加工（OEM）在我国法律法规中并没有明文规定，一般指国内加工方接受境外委托方的委托，按境外委托方指定的商标生产产品，并将产品全部交付境外委托方，并由其在境外销售，境外委托方向国内加工方支付加工费的一种贸易方式。

随着我国改革开放政策的不断推进，涉外定牌加工已成为我国经济对外开放的一种主要的贸易方式，在我国迈向“世界工厂”的路上做出了不可磨灭的贡献。但近年来，随着整个社会知识产权保护意识的逐步提高，涉外定牌加工行为是否属于商标使用的问题，逐渐成为知识产权界的热点话题和难点。尤其是，若其他法律主体已在我国对相同近似商标在相同类似商品上取得注册时，在涉外定牌加工中使用该商标的行为是否构成商标侵权行为这一问题，历年来的法院判决与学术界各种观点针锋相对，2013年修改的商标法亦未能够明确解决此问题，长期以来给国内加工企业、境外委托方等带来诸多困扰。

2015年11月，最高人民法院对一起历时5年的涉外定牌加工商标侵权纠纷案件（以下称“最高院PRETUL再审案”）作出终审判决^注1，对此问题首次正面表态，认为涉外定牌加工行为不构成商标侵权，引发了业内的热议和关注。

本文试通过介绍最高院的PRETUL案再审判决，分析我国商标法修改对该判决的影响，以及该案件的启示，以供参考。
 
一、最高院PRETUL案再审案件介绍

2010年3月27日，莱斯防盗产品国际有限公司（以下简称“莱斯公司”）自案外人受让了第3071808号商标“PRETUL及椭圆图形”，核定使用商品为第6类的家具用金属附件、五金器具、金属锁（非电）等。


第3071808号商标

2010年8月10日，浦江亚环锁业有限公司（以下简称“亚环公司”）与墨西哥TRUPER HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. (以下简称“储伯公司”)签订协议，约定亚环公司根据储伯公司的授权生产并供给储伯公司挂锁产品，产品全部出口墨西哥，不在中国境内销售。储伯公司系一家在墨西哥注册成立的公司，其于2002年11月27日在墨西哥注册了商标“PRETUL”(第6类)。

2010年12月、2011年1月，浙江宁波海关分别查获了亚环公司自该海关出口至墨西哥的2批被控侵权挂锁。该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，而挂锁包装盒上均标有“PRETUL及椭圆图形”商标。

莱斯公司主张亚环公司未经其许可，擅自生产销售带有“PRETUL”商标挂锁的行为，侵犯了其商标专用权，遂向法院提起诉讼。

浙江省宁波市中级人民法院一审认为，从在案证据来看，认定亚环公司与储伯公司存在涉外定牌加工合同关系。对于亚环公司的行为是否构成侵权这一焦点问题，一审法院根据商标标识的不同，一分为二，分别认定，亚环公司在挂锁锁体、钥匙及所附产品说明书上标注的“PRETUL”商标，与莱斯公司的注册商标不同，且产品均出口至墨西哥，不在中国境内销售，中国境内的消费者不存在发生混淆的可能，故认定不构成近似商标，不构成侵权。而在挂锁包装盒上标注的“PRETUL及椭圆图形”商标，与莱斯公司的注册商标相同，使用商品亦构成相同商品，故构成对莱斯公司商标专用权的侵犯。遂判决，亚环公司立即停止在挂锁包装盒上使用“PRETUL及椭圆图形”商标，并赔偿莱斯公司经济损失5万元。^注2

莱斯公司、亚环公司均不服一审判决，分别向浙江省高院提起上诉。

浙江省高院在二审中认为，根据商标的地域性原则，储伯公司在墨西哥的商标权不受我国法律保护。依据我国2002年《商标法实施条例》第3条的规定，亚环公司未经莱斯公司的许可，在挂锁的包装盒上使用“PRETUL及椭圆图形”商标，在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用“PRETUL”商标，均属于商标使用行为。亚环公司使用的“PRETUL”商标虽与莱斯公司的注册商标有所不同，但主要部分“PRETUL”完全相同，构成近似商标。依据我国2001年《商标法》第52条1款的规定，“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的”行为属侵犯注册商标专用权的行为。亚环公司的行为已符合该条款规定的法律要件，构成商标侵权。^注3

亚环公司不服二审判决，向最高院申请再审。

最高院在再审判决中认定，亚环公司依据储伯公司的授权，使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在其生产的挂锁上使用相关“PRETUL”标志的行为，不属于商标使用，不构成对莱斯公司“PRETUL及其椭圆图形”商标权的侵犯。
至此，历时五年的商标侵权纠纷尘埃落定。
 
二、分析

在最高院PRETUL再审案中，一审、二审以及最高院各持不同观点，从一审法院的部分侵权、到二审法院的全部侵权、再到最高院的全部不侵权，分别代表了我国近年来司法机关对涉外定牌加工行为认定的典型，每种观点背后都有强劲的理论支撑，三种观点的大碰撞，以最高院的再审判决而完美收官。从这个角度讲，最高院PRETUL再审案有其独特的意义。

其实，在我国法院认定涉外定牌加工行为不构成侵权的判例中，最高院PRETUL案再审判决并非首例。

近年来，比较典型的案例有2007年福建高院有关“NEW BOSS COLLECTION”商标纠纷案的二审判决^注4、2009年上海高院有关“JOLIDA”商标纠纷案的二审判决^注5、2012年山东高院有关“CROCODILE”商标纠纷案的二审判决^注6、2012年江苏高院有关“SOYODA”商标纠纷案的二审判决^注7等。这些案例中，认为构成不侵权的客观理由主要有：1）涉案产品全部出口至国外，不进入我国国内流通市场，中国的相关公众不会接触到该产品，因此不会造成国内相关公众的混淆和误认；2）商标的基本功能是识别商品产源，这一功能只有通过商品进入流通领域才能得以发挥，涉案产品并不直接进入中国境内的流通领域，所附商标在中国境内不发挥商标的识别作用，因此，不属于商标的使用；3）涉案产品的境内加工和全部出口，不会导致权利人在中国的市场份额减少、或者其商标声誉的减损，因此，不会给权利人所享有的商标权带来实质性损害。

除了上述3条客观理由外，境内加工方已对委托方提供的商标标识的合法来源进行了必要的审查，主观上没有侵害他人商标权的恶意，这一主观理由亦成为认定不侵权的重要依据。司法裁判中对于境内加工方的主观状态的考量，最初来源于最高院于2009年4月出台的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发[2009]23号）。其中，第18条规定“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”

需要注意的是，上述典型判决的作出时间均为2013年商标法修改前。在当时的法律框架下，依据2001年商标法第52条（一）款的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权。该条规定字面表述十分清楚，只要实施了上述行为就构成商标侵权。是否造成混淆并非判断是否构成侵权的法律要件。且，商标法中并没有明确界定何为“商标使用”行为，虽然下位法的《商标法实施条例》（2002年）中有规定，但没有严格界定清楚“商标使用是否仅限定于流通领域”。而这也成为主张涉外定牌加工侵权一方的主要反对理由。

此外，在当时的背景下，认定不侵权的观点，除了涉及商标标识的基本功能等法理外，还被认为涉及政策性考量。原最高院知识产权审判庭庭长孔祥俊曾提到，“从政策上讲，我国是制造业大国和加工贸易大国。'贴牌加工'是我国制造业和加工贸易的重要组成部分。如果将其与国内注册商标相同近似的'贴牌'商标认定为商标侵权，不利于我国企业承接加工贸易业务。认定'贴牌'行为构成侵权，也是部分加工制造业转入其他一些国家的原因之一。因此，不认定'贴牌'行为构成侵权，有利于为我国加工制造业发展营造宽松的环境，满足加工制造业发展的多样化需求。”^注8

在最高院PRETUL再审案中，从时间上来看，一审判决及二审判决作出的时间分别为2012年、2013年2月，均在2013年商标法修改定稿发布（2013年8月）之前。最高院决定提审该案的时间为2014年1月^注9,处于2013年商标法修改定稿发布之后、正式实施之前。而最高院的终审判决作出日为2015年11月，正是新商标法实施后大约一年半。

笔者认为，结合我国2013年商标法修改及实施的时代背景，最高院作出如此判决不无合理之处。

在判定涉外定牌加工中的商标使用行为是否构成侵权时，首先需要界定何为“商标使用”行为。最高院与一、二审法院在商标使用的认定上发生了重大分歧，这也直接导致了最终判决侵权与否的结论截然相反。

众所周知，我国2013年商标法修改中，有关商标使用的定义与改法前相比，有明显变化。具体如下：
 

改法前的表述，字面意思容易让人理解为，只要商标标识与商品或服务发生结合，就构成了商标使用，而不问其是否起到了商标法意义上的产源标识作用。而且，两者结合的方式并不仅限定于流通领域。^注10

但是，回归到商标权的本质而言，商标是用来指示商品产源、区分不同的生产者和经营者的商业标识。保护商标权实质是保护商标的识别性功能。如果未能起到区分商品产源的作用，即便商标与商品或服务结合，是否构成商标的使用？有关这一问题，修改前的商标法体系，字面规定确实比较模糊，这为多年来有关商标使用判断问题的不断争论埋下伏笔。

而修改后的商标法，将过去的下位法——《商标法实施条例》中的内容提升到法律中，并作了完善，增加规定“用于识别商品来源的行为”。

对于该修改，在中国商标实务中有以下两种解读：

（1）商标使用是以识别商品来源为目的、将商标用于商业活动的行为，在形式上表现为将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中^注11。

（2）商标使用是以识别商品来源为目的，将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

对于上述（1），有观点认为，涉外定牌加工行为所生产制造的产品，如果不在我国境内市场上通过销售、宣传等方式流通，则不能起到识别商品来源的作用，不属于商品的范畴。在涉外定牌加工案件中，贴有商标标识的产品由于全部出口，完全不在我国境内市场流通，消费者等相关公众不存在接触产品的可能性，更无从知晓产品上贴附的商标标识，因此，相关产品上的商标在我国境内无法实现其基本功能，涉外定牌加工不构成商标的使用。

对于上述（2），有观点认为，从上述《商标法》第48条条文本身的逻辑结构和表述方式来看，语句的前半段与后半段以“或者”这一并列连词隔开，其前后明显属于并列语句，对于前半段“商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上”其并不能直接得出必须用于商业活动的结论。因此，从中国商标法的文义解释中难以得出商标法意义上的使用行为应当限定于流通领域这一结论^注12。还有观点认为商标使用行为是一种客观行为，不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价^注13。

在PRETUL再审案中，最高院把亚环公司在产品上标注储伯公司授权商标的行为认定为“贴附标识”。“亚环公司依据储伯公司的授权，使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工产品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能。故，其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。”这是近年来在涉外定牌加工侵权案件的判决中对加工方使用商标的行为最为直接的定义。这种认定方式其实更接近上述（1）的观点。

2013年《商标法》中有关 “用于识别商品来源的行为”的修改，对于改法前发生的被控侵权行为，是否适用？关于这一点，在本案再审判决中实际有明确认定。即，最高院给予了如此正面回应：“虽然'用以识别商品来源的行为'系2013年商标法修改时新增加，但并不意味着商标法对商标法关于商标的使用有了本质变化，而是对商标的使用进行的进一步澄清。 虽然本案应当适用于2001年商标法，但前述2013年商标法第48条有关商标的使用之规定对于理解《商标法实施条例》（2002年修订）第三条之规定具有重要参照意义。”也就是说，在旧法中虽然没有明确定义“用于识别商品来源”的目的，但是体现了这一精神，而2013年《商标法》则将该目的明文化，更便于实践中的操作。

上述（2）的观点除了在PRETUL再审案中所提及的二审判决以及“SPEEDO”商标纠纷案的二审判决（详见注13）中有部分体现以外，其实在以涉外定牌加工的商标使用来对抗他人撤三年申请、复审及相关行政诉讼中也得以体现。即，商标使用行为不应当仅仅局限于销售等流通环节，在生产、制造、加工等环节的使用过程中，在相关公众当中也能起到识别商品产源作用的，也应当认定为商标使用的行为。涉外定牌加工的商标使用证据，可以在撤三年案件中使用。对此，不同的审查员和法官目前仍然有不同的理解和判定。

此外， 对商标侵权行为的界定，2013年商标法修改亦做了重大变化。
 

修改后的商标法将商标相同、商品相同的情形(以下称“双相同”）与商标近似、商品类似的情形进行了区别对待，规定“双相同”情形下不以混淆可能性为要件，直接推定侵权。而商标近似、商品类似情况下，发生混淆可能性时才构成侵权。此规定，从字面意思来看，似乎与 PRETUL案再审案中一审法院判定亚环公司部分侵权的判定（即在挂锁包装盒上标注与莱斯公司商标相同的“PRETUL及椭圆图形”商标构成侵权）不谋而合。

但是，从商标法整体来看，第57条中所指 “商标使用”与第48条所指的“商标使用”应做相同解释。因此，“双相同”的适用前提仍是首先构成商标使用行为，不属于商标使用的情形不落入保护范围之内。如最高院在PRETUL案再审判决中所述，“在商标不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。”

综上分析，笔者认为，正是2013年商标法对于“商标使用”定义的修改，为最高院在PRETUL案再审案提供了明确的法律依据。虽然我国不是判例国家，但最高院作为我国的最高司法审判机关，其作出的PRETUL案再审案判决无疑对今后类似案件有重要指导作用。

三、延伸

1、是否今后所有涉外定牌加工行为都不会被判定为侵权？

PRETUL案再审案判决，是否意味着今后所有的涉外定牌加工行为都不会被判定为商标侵权行为？回答是否定的。

就在最高院PRETUL案再审案判决下发的一个月后，2015年12月，江苏省高院审结了另一起涉外定牌加工案件——“东风”商标纠纷案^注14，认定构成侵权。在该案件中，与PRETUL案再审案有共同之处，但亦存在不同。共同之处在于涉外定牌加工的产品都是全部出口，境外委托方亦在其所在国——印尼对商标“东风”拥有专用权。不同之处在于，在我国，商标“东风”通过其注册人——上海柴油机股份有限公司（以下称“上柴公司”）长期大量的使用和宣传，已具有较高知名度，被认定为“驰名商标”，并早自上世纪60年代起就出口到印尼。该时间早于境外委托方在印尼注册商标“东风”的时间。在印尼，该境外委托方涉嫌抢注上柴公司的商标，上柴公司与该公司之间就“东风”商标的权属进行了为期6年的诉讼。此外，国内加工方过去曾因向印尼出口标有“东风”的柴油机，与上柴公司达成补偿协议，并保证不再发生此类行为。结果，江苏高院采用了“必要审查注意义务”的裁判标准，认为国内加工方明知上柴公司的商标为驰名商标且境外加工方有抢注嫌疑，仍接受定牌生产，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，构成商标侵权行为。由此可见，涉外定牌加工案件还需具体问题具体分析，不能一刀切。

从这两起案件可以看出，涉外定牌加工行为同时满足以下三个要件时，被判定不构成侵权的可能性较高。这是目前的主流观点，但是不排除有根据个案具体情况和法官判断不同而认定构成侵权的情形。

1）境外委托方在出口目的国对相关商标拥有专用权，且其注册有正当性；
2）加工产品全部出口，不在中国境内进行销售；
3）境内加工方对境外委托方注册商标已尽到审查或合理的注意义务。

2、对今后涉外定牌加工行为的启示

涉外定牌加工的委托方与加工方从最高院PRETUL再审案中，可以得到以下启示：

1）妥善保管有关定牌加工的合同、订单、进出口报关单、双方之间就商标等事宜的联络函件等书面资料，以备不时之需。实践中，很多公司不注重书面资料的保管，一旦碰到被控侵权案件，拿不出来有效的书面证据，很难举证，这容易给对方造成可乘之机。

2）境外委托方在委托定牌加工时，事先查询一下在我国相关商品上是否有他人已经注册了相同近似商标。若尚无，则尽快自行申请注册，以避免不必要的冲突。

有关第2点，可能有人怀疑，既然涉外定牌加工行为符合一定要件时不判定为商标使用，在中国的申请注册还有何意义？即便获得注册，是否也无法对抗他人提起的三年不使用撤销申请？根据笔者的多年商标实务经验，近几年，在商标三年不使用撤销案件中，商标行政机构和司法机关认为涉外定牌加工构成商标使用的案例不在少数。究其原因，除了在前文提及的观点（2），还有两点：一是商标注册人通过涉外定牌加工积极使用其商标的主观意图十分明显，二与涉外定牌加工是我国重要的对外经济贸易形式的大背景有关，即所谓“政策性考量”。

而多起涉外定牌加工侵权纠纷中，国内商标的注册人都涉嫌明知境外委托方的商标而恶意抢注。如PRETUL再审案中，早在商标“PRETUL及椭圆图形”申请日前，原注册人担任股东的公司与储伯公司有过业务往来，接受储伯公司的订单为其加工附有“PRETUL及椭圆图形”的产品并出口。在“JOLIDA”商标纠纷案中，中国商标的注册人是由该案的境外委托方一手设立的公司，后因故转卖给第三方。在“SOYODA”商标纠纷案中，中国商标的注册人在某公司任职期间，该公司与该纠纷案件的境外委托方进行过“SOYODA”商标的油刷漆的贸易行为。鉴于我国目前商标抢注行为仍然频发，为了切实保护好自身利益，境外委托方在中国开展定牌加工委托业务前，应当事先做好商标保护工作，尽量避免以后产生不必要的麻烦。
 
注1：（2014）民提字第38号民事判决
注2：（2011）浙甬知初字第56号民事判决
注3：(2012)浙知终字第285号民事判决
注4：（2007）闵民终字第459号民事判决
注5：（2009）沪高民三（知）终字第65号民事判决
注6：（2012）鲁民三终字第81号民事判决
注7：（2012）苏知民终字第0297号民事判决
注8：《商标法适用的基本问题-增订版》孔祥俊P103
注9（2013）民申字第1644号裁定
注10:《定牌加工商标侵权问题辨析》黄晖  冯超
注11:《新商标法条文解读与适用指南》P133
注12: 《定牌加工商标侵权问题辨析》黄晖  冯超
注13: （2014）浙知终字第24号民事判决
注14:（2015）苏知民终字第00036号民事判决

 

（2016年）