小议涉外定牌加工行为中的商标使用问题

2019年9月23日，最高院对本田技研工业株式会社（以下称“本田公司”）与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司（以下统称“恒胜公司”）之间的商标侵权纠纷案件作出(2019)最高法民再138号再审判决，认定恒胜公司的定牌加工行为构成对本田公司的商标侵权，其依据主要有以下3点：

（1）关于“商标的使用”：商标法第四十八条规定的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源,包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。商标使用行为是一种客观行为,通常包括许多环节,如物理贴附、市场流通等等。在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标,只要具备了区别商品来源的可能性,就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。

（2）关于“相关公众”和“接触可能性”：根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定，本案中相关公众除被诉侵权商品的消费者外,还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者，如被诉侵权商品运输等环节的经营者。同时，随着电子商务和互联网的发展,出口至国外的产品亦存在回流国内市场的可能，且中国消费者出国旅游和消费的人数众多,相关公众在域外对于被控侵权的“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。

（3）关于“侵权要件”：根据商标法第五十七条第二项的规定，未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则,且不以造成实际损害为侵权构成要件。“容易导致混淆”,指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品,有发生混淆的可能性,并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品,也并不要求混淆的事实确定发生。恒胜公司的定牌加工行为虽然获得了缅甸公司的商标使用授权，但商标权作为知识产权具有地域性,对于在国外获得注册但在中国没有注册的商标,在中国不享有注册商标专用权,中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”,不属于我国商标法保护的商标合法权利,不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。恒胜公司使用与本田公司在中国注册的商标构成近似的商标进行定牌加工的行为，构成商标的使用，具有造成相关公众混淆和误认的可能性，容易让相关公众混淆。

最终最高院判决撤销二审法院作出的(2017)云民终800号不侵权判决，维持一审法院作出的(2016)云31民初52号侵权判决。据此，恒胜公司需赔偿本田公司经济损失人民币30万元。

此前对于涉外定牌加工中的商标使用是否构成侵权几乎已经有了定论，那就是不构成侵权。2015年，在亚环公司和莱斯公司的“PRETUL”商标侵权案中，最高院作出的(2014)民提字第38号判决中认定，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志,在中国境内既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,故其所贴附的标志不具有商标的属性,在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。而是否破坏商标的识别功能,是判断是否构成侵害商标权的基础，亚环公司根据储伯公司委托,在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为,不属于商标法意义上的商标使用,不构成对莱斯公司“PRETUL及椭圆图形”商标权的侵犯。

2017年，在常佳公司和上柴公司的“东风”商标侵权案中，最高院作出的(2016)最高法民再339号判决中，再次作出类似认定：商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态，已经适当履行了审慎适当的注意义务。在常佳公司在从事所涉贴牌加工业务之时，无论加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。

可见，本次最高院作出的判决与此前案件中的认定的结论是截然相反的，因此该判决一出，迅速引起了业界的广泛关注，又一次将涉外定牌加工中的商标侵权问题推到了风口浪尖上。可以预见，关于涉外定牌加工行为中的商标使用问题，又将展开持续热烈的讨论。

商标的使用，本身就是一个十分复杂的问题。使用是商标的灵魂，商标经过使用才能发挥其识别功能，才能承载商誉，为消费者选购商品提供指引。一个不使用的商标，是没有生命力的。在《商标法》中，多个条款都提及了商标的使用，例如：

第十五条第二款：就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。

第三十二条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

第四十九条第二款：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

第六十四条第一款：注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

涉外定牌加工中，在产品上贴付商标的行为，作为一种特殊的“商标使用”方式，是否属于“商标法意义”上的使用？是否能够适用于上述商标法的具体条款中？在民事侵权案件中最高院新近作出与以往截然相反的判决导致该类案件尚无统一认定标准的情况下，在行政案件中又会对该问题如何认定？作为定牌加工委托方的国外商标权人，在中国是否也应该取得商标注册呢？以下笔者想结合北京高院2019年4 月24 日颁发的《商标授权确权行政案件审理指南》（以下称“高院指南”）中的具体规定以及相关案例进一步进行阐述。

我们注意到，在高院指南中有以下两处提到了“单纯出口行为”。

16.26：使用在先未注册商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，当事人主张诉争商标的申请注册属于商标法第三十二条规定的“以其他不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形的，不予支持。

19.16：使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，诉争商标注册人主张维持注册的，可以予以支持。

这两个条款一个对应于商标法第三十二条，一个对应于商标法第四十九条，其结论却是看似完全相反的。

首先来看16.26。根据该规定，如果国外商标权人在中国发现他人在相同或类似商品上申请了与自己定牌加工产品上使用的商标相同或近似的商标，其依据第三十二条主张该他人申请的商标属于以其他不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标时，该主张是不予支持的。在这里，最为知名的恐怕就是在日本引起轩然大波的无印良品案件了。该案中，法院认为，良品计画提交的证据仅能证明其委托中国大陆境内厂家加工生产第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，故不能证明“無印良品”商标在中国境内实际使用在第24类毛巾等商品上并为一定范围的相关公众所知晓，进而据此未支持良品计画关于商标法第三十一条（现行商标法第三十二条）的主张。该案属于比较早期的案件，但其为之后的类似案件提供了指引，在近年法院作出的判决中，也不乏类似认定。以下列举几个代表案例。

案例1：(2017)京行终491号（判决日：2017年3月20日）

该案中，法院认为，商标具有地域性,在我国大陆地区实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标,应认定属于商标法第三十二条中规定的已经使用并有一定影响的商标。在案证据仅能证明杰蒂公司向美国出口了标有"BEARINGT0N C0LLECTI0N"商标的商品,而未能提供任何在我国大陆地区宣传、销售上述商品的证据,我国玩具类商品的相关公众对于"BEARINGT0N C0LLECTI0N"商标并不知晓,因而无法起到区分商品来源的作用,更加无法证明该商标在我国大陆地区的知名度。因此,杰蒂公司提交的证据尚不足以认定诉争商标的申请注册违反了商标法第三十二条后半段所指"以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"之规定。

案例2：(2018)京73行初8806号（判决日：2019年5月25日）

该案中，法院认为，原告提交的证据可以证明其委托中国国内加工工厂加工带有“CATO”的商品并进行出口，但并未证明附着该标识的商品在中国大陆地区进入了流通领域发挥商标指代商品来源的作用，其余证据或反映“CATO”标识在域外的使用情况，或形成于诉争商标申请日之后，均无法证明相关商品在诉争商标申请日前在中国大陆地区进行了商标法第三十二条后半段意义上的在先使用，亦无法证明在诉争商标申请日之前，其已在中国大陆地区实际使用了与诉争商标相同或近似的商标，并具有一定影响，故诉争商标的申请注册未违反商标法第三十二条后半段“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之规定。

这两个案例中，法院的认定与上述高院指南16.26是完全吻合的，即涉外定牌加工的产品由于未在中国大陆销售，没有进入流通领域，其产品上使用的商标不能发挥指代商品来源的识别功能，进而无法获取一定影响力，因此不属于商标法第三十二条中的“他人已经使用并具有一定影响的商标”。此外，与商标法第三十二条相似，在商标法第十五条第二款中也有关于未注册商标使用的规定，相关的案例中法院也作出了类似的认定。具体举例说明如下：

案例3：(2015)京知行初字第1028号（判决日：2017年6月8日）

该案中，法院认为，对于"在先使用"的地域范围，我国商标保护制度一贯坚持地域性原则，对于未注册商标的保护，原则上必须以其在中国境内的实际使用为前提。商标的基本功能在于商标的识别性，商标使用必须与具体的商品或者服务相结合，且面向中国境内公众，起到区分商品或者服务来源的作用，否则并不产生商标使用的效力。单纯的制造和出口行为均不属于中国境内商品流通环节的使用行为，无法起到区分商品或服务来源的作用，自然也不会产生商标权益。商标法第十五条第二款规定的“在先使用”行为必须发生在中国境内的商品流通环节，且能起到区分商品或服务来源的作用。

案例4：(2018)京73行初8776号（判决日：2019年3月25日）

该案中，法院认为，如果商标不能进入流通领域发挥识别作用，商标之上附载的商誉及其他价值均不能得到彰显，那么商标贴附在商品之上仅是一种装饰而已。单纯的贴牌加工和出口行为均不属于中国境内商品流通环节的使用行为，并未起到区分商品或者服务来源的作用，进而产生相应的在先权益，不属于商标法第十五条第二款规定的“在先使用”之情形，并不能禁止他人注册相同或近似商标。

我们知道，中国的商标保护采取“注册原则”，商标法以商标注册制度为基础，而对于未注册商标的保护程度是十分有限的，其保护的前提条件是该未注册商标已通过使用形成了商标权益，同时对于其使用的地域范围、时间长短均有一定要求。虽然根据具体适用条款的不同，如商标法十五条、三十二条，对于商标使用强度的要求也是不同的，但是相较于注册商标的权利人仅需要提交一张商标注册证就能轻松证明其为在先权利人而言，未注册商标的使用人在寻求保护时往往需要提交大量的商标使用证据，其举证难度要大得多。而在涉外定牌加工中，国外商标权人如果在中国并没有注册其委托加工的产品上所使用的商标的话，其就仅能通过提供在中国进行加工生产、出口的证据来证明其商标的知名度，这种程度的举证显然无法达到在中国已经具有一定影响力的商标的证明标准。因此，一旦定牌加工中所使用的商标在中国被他人在先申请注册，作为涉外定牌加工的国外委托方，往往无法通过商标异议等程序阻止其注册。此时，就可能会引发本文开篇处提到的商标侵权问题，同时，如果国内的商标注册人将其商标在中国海关进行了备案，那么定牌加工产品在出口的时候还有可能遭遇海关查处。

综上，笔者认为，为了避免今后不必要的麻烦，即使在中国仅有定牌加工行为，也应当在中国尽早注册商标。这样不仅能防止可能出现的侵权风险，还能为自己的产品出口扫清障碍，同时也为将来开发中国市场、在中国大陆进行产品销售做好了铺垫。

那么，随之而来的是商标注册满三年后，该商标注册能否有效维持的问题。我们知道，中国商标法规定了连续三年未使用的商标的撤销制度。涉外定牌加工中的商标使用是否可以作为维持商标注册的依据呢？

我们接着来看高院指南的19.16。根据该规定，即使在中国注册的商标仅仅是在定牌加工的产品上使用，这些产品全部出口国外，不在中国销售，其定牌加工的相关证据在撤三案件中也是可以作为维持注册的依据的。

如前文所述，商标的生命力在于使用，一个没有使用的商标等同于一个“僵尸商标”，不仅自己毫无价值，还不恰当的占用了有限的公共资源。商标撤三制度的设立目的就在于鼓励商标权人使用，避免商标资源闲置、浪费，保障商标制度良好运转。在实务中，我们经常会见到仅提交了少量销售发票就得以维持注册的案件，其原因就在于，在撤三案件中，重点考察的是商标权人是否有真实的使用意图，而对其使用商标的强度则不做更多要求。在涉外定牌加工中，虽然产品全部出口国外，但其在中国境内加工生产，明显具有真实的商标使用需求，其没有将商标闲置，也并非是占用公共资源。因此，承认涉外定牌加工中的商标使用行为符合商标法的立法目的，高院指南19.16的规定与此也是相契合的。在近几年的法院判决中，作出该认定的已经成为主流，以下也列举几个代表案例。

案例5：(2016)京行终4613号（判决日：2017年3月8日）

该案中，法院认为，虽然商标的主要功能是具有识别性，通常情况下商标使用应当与商品流通相关联，但在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，应当根据商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使用。商标法第四十四条第(四)项规定的立法目的在于激活商标资源，清理闲置商标，督促商标权人履行连续使用义务。本案中，虽然使用复审商标的商品在中国生产加工后直接出口国外，未在中国大陆市场流通，但明季公司在复审商标获准注册后，切实将商标投入实际使用，积极激活注册商标，并不存在搁置和浪费商标资源的行为。同时出于保护对外贸易、促进贴牌加工行业发展的目的，在商标连续三年不使用的撤销案件中，应将贴牌加工行为认定为商标使用行为。

案例6：(2015)京知行初字第4529号（判决日：2018年6月12日）

该案中，法院认为，商标三年不使用撤销制度中的商标使用并非产生权利的使用，而是在已有权利基础上，激活商标，维持权利的稳定性，基于该立法目的下的商标使用要求显然不同于产生权利的使用要求，也不同于商标民事侵权案件中以是否可能导致相关公众混淆误认为重点，而是督促商标权人尽快将商标投入商业使用，以免商标资源的浪费。将商标核定使用的商品通过国内加工方接受委托进行生产，再将成品交付境外委托方并销售至境外的涉外贴牌加工行为同样使得商标在流通领域起到了识别商品来源的功能，发生在中国大陆的生产行为亦是对复审商标的公开、真实、合法的积极使用行为，在促进加工贸易的发展和维护国家对外贸易稳定的政策考量下，不宜对该种模式下的商标使用行为作出过于严苛的约束，故而株式会社默克具有让复审商标始终保有生命力而非闲置状态的主观意愿和客观证明，其在授权、加工、进出口环节均有相应证据予以佐证。

案例7：(2017)京73行初2914号（判决日： 2018年12月20日）

该案中，法院认为，诉争商标在中国已实际投入生产经营中，虽直接出口至国外，未进入中国大陆市场流通领域，但其生产行为仍发生在中国大陆地区。这种行为实质上是在积极使用商标，而非闲置商标，故其符合2001年《商标法》第四十四条第(四)项注册商标连续三年停止使用撤销制度有关使用的要求。且诉争商标的涉案行为实质上是贴牌加工贸易的体现，是一种对外贸易行为。如果贴牌加工行为不认定为商标使用行为，贴牌加工贸易生产的产品将无法正常出口，而导致该贸易无法在中国继续。故认定诉争商标的涉案行为属于商标使用行为，也是基于公平原则，符合我国拓展对外贸易政策的要求。

案例8：(2016)京73行初2841号（判决日：2019年6月10日）

该案中，法院认为，商标法相关规定的目的在于促使商标的实际使用，发挥商标的实际作用，既要防止商标资源的浪费，又要防止已注册商标被轻率撤销而损害商标注册人的合法权益。来料加工是中国企业利用外国企业的原料、零部件等，按照外国企业要求进行加工，成品交由外国企业销售的一种贸易形式。虽然来料加工的成品并未进入中国大陆市场流通领域，但如果不认定来料加工为商标使用行为，导致大量商标因此被撤销，恐不尽公平，也有悖于法律规定的初衷。

以上案例中均认定涉外定牌加工中的商标使用行为可以作为撤三案件中维持注册的依据，这无疑给了定牌加工委托方在中国注册商标吃了一颗定心丸。同时，高院指南中的19.16规定，进一步明确了这一方向。在笔者代理的撤三案件中，已有仅提交在中国定牌加工的相关证据而成功维持注册的案例，可见，国家知识产权局在审理这类案件时，也已经采用了与法院一致的认定标准。相信在今后的类似案件中，这一标准将持续予以适用。

最后，我们注意到在商标法第六十四条第一款中也有与撤三案件中相类似的要求提供三年内实际使用商标的证据的规定。此处的使用证据与撤三案件中的使用证据的认定标准是否一致？这恐怕不仅要结合相关条款的立法目的、相关制度的设置初衷，还要从法律解释的体系性上加以分析。如果请求侵权赔偿的商标权人在中国仅有定牌加工行为，其产品并没有在中国市场实际销售，则在法院要求该商标权人提交实际使用该注册商标的证据时，该商标权人仅提供在中国定牌加工的证据，是否能够认定其已在中国实际使用，从而判令侵权人承担赔偿责任呢？此时，商标权人的损失又将如何界定？笔者经检索尚未发现有该类判决，期待今后能够出现相关典型案例，届时再与大家一起讨论。

参考：

(2019)最高法民再138号侵害商标权纠纷民事判决书
(2014)民提字第38号侵害商标权纠纷再审民事判决书
(2016)最高法民再339号侵害商标权纠纷再审民事判决书
最高人民法院（2012）行提字第2号行政判决书
(2017)京行终491号异议复审二审行政判决书
(2018)京73行初8806号无效宣告(商标)一审行政判决书
(2015)京知行初字第1028号异议复审一审行政判决书
(2018)京73行初8776号无效宣告(商标)一审行政判决书
(2016)京行终4613号撤销复审二审行政判决书
(2015)京知行初字第4529号撤销复审一审行政判决书
(2017)京73行初2914号撤销复审一审行政判决书
(2016)京73行初2841号撤销复审一审行政判决书

（2019年）