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北京林达刘知识产权代理事务所
肖晖
近年来，中国商标申请量呈快速上涨趋势，2019年中国商标申请量为783.7万件，商标注册量为640.6万件，其中，国内商标注册617.8万件。截至去年年底，中国有效商标注册量达2521.9万件。由于商标资源有限，商标在申请阶段因与在先引证商标相同或者近似而被驳回的比例越来越高。因此，目前实务中，共存协议在商标驳回复审案件中的运用也越来越广泛。笔者拟从各国商标共存制度概况、目前我国商标共存的基本情况，以及中国商标实务中共存协议的运用几个侧面，和大家分享一下自己的心得体会，以期对读者有所参考和帮助。
一、各国关于商标共存制度的基本情况介绍
世界知识产权组织（WIPO）报告中指出，“商标共存是指两个不同的企业使用相同或近似的商标而不必然影响各自商业活动的情形”。
目前，世界各国对商标共存制度上的运用不尽相同。笔者认为大致可以分为以下3个大类。
1.完全接受型或接近完全接受型
包括欧盟、英国、新西兰、印度、匈牙利等国家。例如：
（1）欧盟
在欧盟地区，DIRECTIVE 2008/95/EC OFTHE EUROPEAN PARLIAMENT ANDOF THECOUNCIL（2008年10月22日）（以下称“2008年指令”）中规定了商标共存协议。2008年指令第5条规定“成员国可以允许在该种情况下允许商标注册或者不宣告其无效：当在先商标权利人或者其他在先权利人同意在后商标的注册。”
由于欧盟并不会对商标注册的相对理由进行实质审查，因此，没有向欧洲内部市场协调局（以下称“OHIM”）提交共存协议的手续。但是，OHIM规定当事人之间可以通过友好协商寻求和解。因此，在异议程序中，共存协议是和平解决双方争端的方式之一。
（2）英国
英国在商标近似判断的审查实践中对于同意书的效力持绝对无条件接受的态度。1994年《商标法》第5条第5款规定，本条中的任何内容均不禁止经过在先商标所有人或者其他权利所有人同意的某一商标的注册。即，在先商标所有人的同意的效力更强，将消除第五条规定的所有障碍性因素，甚至包括在相同商品或服务上的相同商标。
而且，由于英国也不对商标注册的相对理由进行实质审查，因此，也不存在向专利局提交共存协议的手续。除了使用共存协议作为异议程序中当事人友好解决争端的方式外，有效的共存协议（事前从对方获取）还会用于针对无效理由的有效抗辩（英国《商标法》第47条）。
2.有条件接受型
包括美国、中国、台湾、香港、越南、新加坡、马来西亚、加拿大、墨西哥、巴西、瑞典、俄罗斯等国家和地区。例如：
（1）美国
美国《商标审查程序手册》U.S.Code第1052条（d）（3）中规定，包含与已在专利商标局注册的商标，以致其使用在申请人的商品上易于造成混淆误认的，不得注册。除非专利商标局认为在其使用方式、使用地域、使用条件和限制下，两人以上对相同或者近似商标的连续使用不会造成混淆误认，则这些商标将获得共存注册。如果待审申请或已注册的商标所有人同意授权申请人并存注册，则无需要求其在该待审申请或已注册的商标申请日之前已经使用。如果有管辖权的法院终审决定两人以上均有权在商业中使用相同或近似商标，专利商标局将准予并存注册。在准予并存注册时，专利商标局应规定各商标所有人使用其商标的方式、地域或商品的条件和限制。
即在美国商标法中，专利商标局一般不准许与在先商标相同或类似的商标注册，但当事人申请商标共存的除外。而且，专利商标局会对共存协议的效率进行判断，一般会考量是否约定各自商标的具体使用的方式、地域，是否对商品进行了限制，是否造成消费者的混淆误认等因素。
（2）新加坡
在新加坡,《审查员工作手册》第八章之（1）（2）中规定，注册官可以对引用商标所有人的共存同意书给予相当的重视，可以根据在先注册商标或者其他在先权利所有人的同意，依据《商标法》第8条（9）规定的规定接受该申请，自由裁量该商标是否可以注册，并判断是否会造成公众混淆。但每个案件都必须根据案情进行审议，如果商标基本相同，商品或服务也相同，则单独的共存同意不大可能被接受。如果该共存同意书被接受，则需要在公报时标示是基于引证商标权人的同意受理了该商标注册申请。
3.今后可能引入型
包括日本、韩国等国家。例如：
（1）日本
目前，在日本，关于"共存协议"，在法律上并无明文规定。实务中，通常采用"assign back"的制度，即，申请注册的商标因他人在先注册商标被驳回时，可以与在先商标权人协商，在获得在先商标权人的同意后，将自己申请注册的商标转让给在先商标权利人。此时，由于不再存在权利冲突，该申请商标获准注册。等该申请商标被核准注册后，再由在先商标权人将该商标转让回原来的申请人。此时，事实上申请商标与在先商标实现共存。
日本一直在研讨从法律上引入"共存协议"制度的可能性，但目前尚无定论。目前在实务中，如果商标申请人和引证商标权人之间具有控股关系，且可以提供引证商标权人同意接受申请商标注册的相关证据，被认定为不属于在日本《商标法》第4条第1项第11款规定的禁止注册的情形，获准注册。并在专利厅的主页上就该种形式获准注册的商标进行公示。虽然目前仅限于申请商标和引证商标之间具有控股关系的情形，但也算是在共存协议的道路上迈进了一小步。
（2）韩国
目前，在韩国，关于共存协议（同意书）在法律上并无明文规定。早在2013年11月的商标法全面修改方案中曾经一度包含了共存协议制度的提案，但并未采纳。在目前的商标实务中，共存协议并不被采纳。一般情况下，如果想与成为驳回理由的在先引证商标并存注册，多采取和日本相同的“assign back”方式处理。
二、目前我国商标共存的基本情况
1.基本概念
在我国《商标法》尚未明确规定商标共存的概念，属于和美国和新加坡一样的有条件接受型。但在以下的法条、法规、司法解释中已经涉及了商标共存的概念。
（1）《商标法》第59条3款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。即允许基于商标先用权而产生的商标共存。
（2）《商标评审规则》第8条规定：“在商标评审期间，当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。在不损害社会公共利益、第三方权利的前提下，当事人之间可以自行或者经调解以书面方式达成和解”。即允许当事人依法处分自己的私权，自行达成和解。
（3）2010年4月20日最高人民法院颁布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条中规定：“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序”。即允许由于特定历史条件下已经客观形成的近似商标的共存。
2.实务操作
目前，我国对于共存协议的实务运用，已经较为广泛。早于2007年10月16日召开的商标评委委员会第24次委务会上，就针驳回复审案件中的“共存协议”问题进行了研究，并在2007年11月第7期（总第30期）的《法务通讯》上刊发了《商评委认真研究驳回复审案件中的共存协议》的文章。文章指出，在决定是否共存时，如果申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的冲突，且表明双方在实际使用中不会相互“搭车”，可以推定其具有互相区分的善意。但由于保护消费者利益也是我国《商标法》的宗旨，因此，在决定是否允许共存时，还需要综合考虑双方商标使用商品的类似程度、双方商标的近似程度及各自知名度。即如果使用商品虽然属于同一类似群组但类似程度较低，商标自身虽存在近似之处但整体能够为消费者所区分的，可以允许共存。而如果引证商标知名度较高，核准申请商标注册和使用容易造成消费者混淆的，则对申请商标予以驳回。如果申请商标已经实际使用并且具有一定知名度，消费者能够将其与引证商标相区分的，可以核准申请商标注册。
2018年7月，北京市高级人民法院民三庭发布了“当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（2018）”的文章，其中，针对知识产权审判实践中“共存协议”问题，也提出“共存协议”、“同意书”是否可以作为排除“混淆之虞”的直接证据的指导意见。
北京市高级人民法院于2019年4月份发布的《商标授权确权行政案件审理指南》的第15节中的第10款至12款中，则明确规定了“共存协议的属性、形式要件及法律效果。” 在该指南中，明确了“共存协议可以作为排除混淆的初步证据”的属性定论。当然，对共存协议的法律效果，也做出了如下限定。即“引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以共存协议为依据，准予诉争商标的注册申请。引证商标与诉争商标的商标标志近似，使用在相同或者类似商品上，引证商标权利人出具共存协议的，在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下，可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。”
总之，目前在实务中，共存协议或同意书被审查员或者法官广泛的接受和运用。在驳回复审案件中提交共存协议或同意书已经成为克服驳回理由的重要方式之一。通常情况下，只要诉争商标和引证商标，商标自身虽存在近似之处，但整体能够为消费者所区分的，且其指定商品或服务具有一定区别的，共存协议或同意书通常都会被作为排除混淆的初步证据被采信。
三、中国商标实务中商标共存的基本情况分析
（一）商标评审委员会评审近年的案例统计及分析
（1）基本数据和分析
据不完全统计，截至到2018年底，商评委在驳回复审案件中共审结处理涉“共存协议”或者“同意书”的案件达到8,623件。其中，最后核准注册的商标申请达到3,050件，部分核准注册的商标申请达到1,602件，予以驳回的商标申请达到3,971。而且，笔者发现，商评委近5年涉共存协议或同意书案件中，支持率在50%以上。
（2）部分评审案例列表
笔者在案例检索中，发现商评委不支持共存协议或者同意书的，通常涉及以下两种情形。
1.申请商标和引证商标完全相同或高度近似，审查员认为两商标共存于市场，易使相关公众对商品来源产生混淆或误认的。
2.申请人在驳回复审申请时，主张了会跟引证商标权人协商商标共存的意图。但截止到审理时，并未向商评委提交引证商标所有人同意申请商标在其指定商品或服务上在中国与引证商标共存的合法有效书面证明材料的。
综上，从具体事例来看，在驳回复审案件中，同意书或者共存协议的运用已经较为普遍和广泛，只要两商标自身具有一定区别，且并无其他证据证明会造成消费者的混淆或误认的，被采信的可能性较高，提交共存协议或同意书已经成为行之有效的克服驳回理由的策略之一。
（二）司法判例中涉共存协议或同意书的情况统计及部分案例
目前，在司法环节,通过提交“共存协议”或“同意书”克服引证商标障碍的案例也逐年增长,亦成为克服驳回理由的重要策略之一。笔者以知产宝为案例数据来源，搜集到2008-2018年度由北京市初级人民法院、北京市知识产权法院、北京市高级人民法院、最高人民法院做出的272件涉及商标共存的判决书，并从中挑选出了74篇相关案例进行了基本信息的检索和分析。具体如下：
（1）涉及“共存协议”或者“同意书”的诉讼案件基本情况
如下图所述，在2008年到2013年的5年间，在诉讼案件中递交“共存协议”、“同意书”的案件非常少，合计仅30件。但从2014年开始增长至25件，2015年-2017年更是每年都在45件以上，2018年增至峰值68件，可见，随着中国商标注册商标数量的迅猛增长，商标共存的需求也越来越强烈。
（2）涉及出具“共存协议”或者“同意书”的当事人的情况分析
在笔者统计的74个商标行政诉讼案件中，发现一共有美国、德国、中国、日本、新加坡、法国、英国、荷兰、香港地区、瑞士、澳大利亚、阿拉伯联合酋长国、新西兰、台湾地区、意大利、挪威、丹麦、菲律宾、列支敦士登、卢森堡、北爱尔兰、韩国等22个国家或地区的企业，曾经作为申请或者出具“共存协议”或者“同意书”的一方当事人出现，提出了请求或者回应了共存需求。其中，国外企业以美国、德国、日本三个国家出现的次数最多。中国企业在2008年至2015年间，几乎没有作为当事人出现过。但自2016年开始中国企业的需求逐步增加，截至2018年，笔者统计的74个案件中，中国企业作为一方当事人出现的次数达到了20次，可见，目前的中国企业的商标共存需求也在大幅增长。
（3）从部分案例中了解司法审判中对“共存协议”或“同意书”的判断趋势
如上表所示，在2008年到2012年，司法审判对共存协议基本持否定态度。从2013开始逐步在个案中开始认可共存协议，2014年到达峰值，基本属于全面认可的状态。之后随着案件量逐步增多，个案案情不同，又开始出现分歧，但持认定态度的还是占到统计案件的60%以上。
从笔者检索到的案例情况来看，司法审判中支持商标共存协议或同意书主要观点如下：
1）应尊重权利人对其权利的处分
在脸雾(北京)影视文化发展有限公司的第20403296号“ ”案件中，一审法院的判决书中表达了以下观点：商标申请注册中，根据《商标法》第三十条对于混淆可能性的判断，是商标授权行政机关或者人民法院从相关公众的角度作出的一种推定。本案之《同意书》，是由与自身具有直接利益关系的在先商标权人与商标申请人共同达成的协议，其对是否可能产生混淆的判断更加符合市场实际。商标权是一种民事财产权利。根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对权利进行处分。本案之《同意书》即为在后商标申请人经与在先商标权人协商，由在先商标权人作出的同意近似标志在相同或类似服务上共存的意思表示，体现了在先商标权人对其权利的处分。因此，若无明显因素表明诉争商标和引证商标存在混淆可能性，且无证据表明该《同意书》违反法律、行政法规或足以损害相关公众利益的情况下，应当充分尊重引证商标所有人对引证商标的处分和对诉争商标注册的态度
[1]。
在谷歌公司的第11709161号商标“ ”驳回复审案中，最高院的判决书中表明了以下观点：本案中,相较于尚不确实是否受到损害的一般消费者的利益,申请商标的注册和使用对于引证商标权利人株式会社岛野的利益的影响更为直接和现实。株式会社岛野出具同意书,明确同意谷歌公司在我国申请和使用包括申请商标在内的有关商标权,表明株式会社岛野对申请商标的注册是否容易导致相关公众的混淆、误认持否定或者容忍态度。尤其是考虑到谷歌公司、株式会社岛野分别为相关领域的知名企业,本案中没有证据证明谷歌公司申请或使用申请商标时存在攀附株式会社岛野及引证商标知名度的恶意,也没有证据证明申请商标的注册会损害国家利益或者社会公共利益。在没有客观证据证明的情况下,不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由,否定引证商标权利人作为生产、经营者对其合法权益的判断和处分,对引证商标权利人出具的同意书不予考虑
[2]。
2）除在相同商品或者服务上申请注册完全相同的商标,共存协议应作为判断商标近似与否的重要依据
在皇家飞利浦有限公司的第1362718号"DynamiQ"驳回复审案中，一审判决书中表示：在判定商标是否近似、商品是否类似时，应当充分考虑和尊重在先商标权人的意见。除在相同商品或服务上申请注册完全相同的商标，为避免当事人通过共存协议的形式规避商标法规定的商标权共有制度，因而不考虑商标共存协议外，对于在相同或者类似商品或者服务上，申请注册近似的商标，应当将共存协议作为判断商标近似与否的重要依据。在先商标权人认为在后申请注册的商标标志不会造成混淆误认，或者允许在后近似的商标在相同或者类似商品或者服务上申请注册的，通常不宜再认定两商标构成近似商标
[3]。
同时，笔者也发现，司法审判中不支持共存协议或同意书的主要涉及以下几个主要观点:
1）损害公众利益
在济南艾格福实业有限公司的第13975119号“ ”驳回复审案中，最高院的判决书中表明了以下观点：尽管商标申请人与引证商标权利人就申请商标达成共存协议或者同意书属于私权处分而应予尊重，但前提是不得损害国家利益、社会公共利益和第三人的合法权益。在本案中，由于申请商标与引证商标均使用在第5类消灭有害动物制剂、消灭有害植物制剂等化学制剂、土壤消毒制剂、农业用杀菌剂等商品上，相关商品与农业生产和生态环境密切相关，两商标近似可能损害公共利益，故济南艾格福公司提交的《商标共存协议》不能成为申请商标获准注册的充分理由
[4]。
2）引起消费者混淆误认的可能性
在新莱特乳品有限公司的第19088699号“新莱特”驳回复审案中，二审判决书中表明了以下观点：同意书是在适用《商标法》第三十条认定混淆时的考量因素，本案中尽管新莱特公司提交了经公证的《商标共存协议书》，但诉争商标与两引证商标的近似程度较高。且诉争商标指定使用的部分复审商品与两引证商标核定使用的商品为同一种商品。因此，诉争商标与两引证商标共存产生混淆误认的可能性较大，虽然光明乳业股份有限公司在《商标共存协议书》中认可新莱特公司的相关公众与该公司的相关公众完全不同，但根据新莱特公司提交的在案证据可知，新莱特公司是光明乳业股份有限公司的子公司，新莱特公司与光明乳业股份有限公司的经营范围存在重合，在《商标共存协议书》未对两者的经营范围以及市场划分进行充分说明及明确约定的情况下，仅有上述同意书不足以排除上述商标共存产生混淆的可能性
[5]。
在株式会社池田模范堂的第13799228号“ ”的驳回复审案中，二审判决书中表明了以下观点：虽然在本案诉讼过程中株式会社池田模范堂提交了引证商标权人签署的商标共存同意书，但共存同意书仅可作为排除混淆可能性的初步证据，还要考虑两商标近似的程度，指定使用商品的类别，以及共存对社会公众利益是否会产生影响等因素。由于诉争商标与引证商标标志本身高度近似，并且指定使用的商品为人用药品，仅有权利人之间的约定尚不足以排除相关公众混淆误认的可能性
[6]。
3）增加消费者辨识成本
在雷蛇(亚太)私人有限公司的第18752080号“ ”的驳回复审案中，一审判决书中表明了以下观点：法律规定商标应当具有区分性并非仅出于对在先商标权的保护，更出于对社会公共利益的考量，商标的区分性能够使消费者快速辨识产源并建立消费喜好，而如果允许代表不同产源和品质的近似商标共存，则不可避免会增加消费者的辨识成本，甚至可能使消费者产生误认误购，从而损害消费者合法利益。如果商标是否有区分性足以影响消费者的利益和市场秩序，那么不具有区分性的商标应否获得注册自然不能只取决于在先商标权人的意志。如果两商标指定使用的商品或者服务类别相同或基本无异，商标标识本身亦不存在可以被明显识别的差异，则即便在先商标权人同意两商标共存，亦可不予核准在后商标注册。因为如前所述，这会影响到商标共存关系的利害关系人之一——消费者的利益
[7]。
在西门子医疗有限公司的第22790054号"CHRONON"的驳回复审案中，一审判决书中也再次表明了类似观点：法律规定商标应当具有区分性并非仅出于对在先商标权的保护，更出于对社会公共利益的考量，商标的区分性能够使消费者快速辨识产源并建立消费喜好，而如果允许代表不同产源和品质的近似商标共存，则不可避免会增加消费者的辨识成本，甚至可能使消费者产生误认误购，从而损害消费者合法利益
[8]。
4）提交的证据存在瑕疵
在神经康复公司的第16820771号“PONS”驳回复审案中，二审判决书中表明了以下观点：当事人提交的在中华人民共和国(简称中国)领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中国驻该国使领馆认证，或者履行中国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。神经康复公司提交的其与引证商标一注册人达成的同意诉争商标在指定服务上注册的《同意书》无公证认证手续，因此，不能作为证据予以采信
[9]。
四、结语
商标权作为民事财产权利的知识产权的重要权利之一，本质上是一项私权，可以根据契约自由的原则进行约定。笔者认为，通常来说，在商标共存协议或同意书的案件中，除完全相同的商标，应当充分尊重当事人的意思自治，对于当事人对自身权益所做出的处分，给予充分的尊重。当然，基于对消费者利益的保护，从考虑公权和私权平衡的角度，一旦明显涉及国民健康和公共环境安全等公共利益时，则应对商标共存采用较为严格、谨慎的态度。除此之外，由于商标近似混淆可能性的判断十分复杂，不仅要考虑商标自身的近似程度以及核定使用商品/服务的关联程度，双方商标的知名度和公众注意力，在实际销售时是否具有主观恶意，具体产品包装是否具有其他区分要素等等。目前，即使在司法判断时，也需要依据当事人双方提供的证据再综合进行判断。因此，商标主审行政机关在缺乏证据和客观混淆事实支持的情况下，尤其在驳回复审案件中，不易轻易仅因为主观推断就简单的预判混淆可能性。如果在引证商标的权利人出具“共存协议”或“同意书”同意诉争商标注册，亦无其他证据表明存在混淆的可能性或引证商标权利人出具的共存同意书会对公共利益造成损害的情况下，应尽量核准诉争商标的注册，以期实现在庞大市场中不同商标权人的合理共存和包容性发展。
参考文献：
1.国家知识产权局 原商标评审委员会《法务通讯》总第30期（2007.11）---2009年04月09日
2.【审判实务研究】当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（2018）北京高院民三庭，北京审判
3.王仲阳 《中华商标杂志》--商标共存协议是否合法？效力如何认定？北知法官提供新审判思路（2019.1）
4.《2015年特许厅工业产权制度问题调查研究报告书有关商标制度中共存协议制度的调查研究报告》日本株式会社SunBusiness 2016年2月
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