品牌“出海”——浅谈中国企业商标海外布局和保护

随着我国企业国际竞争力的攀升和产品跨境电子商务的发展，越来越多的国内企业意识到商标海外保护的重要性。提前进行海外布局不仅为企业和产品“出海”铺设好知识产权的绿色通行证，同时有效避免品牌被国内竞争对手或境外企业恶意抢注，阻碍向国际市场进军的步伐，给企业造成不必要的利益损害。本文将简单梳理海外国家地区商标申请布局的思路，同时介绍一些热点国家审查的焦点问题和应对方式。

一、海外商标申请布局的时间计划

品牌“出海”当遵循“产品（销售）未动，注册先行”的原则，事先做好目标市场的商标注册，再实地销售产品，以免侵犯他人的在先权利。企业需要先行了解目标国家商标申请流程、注册周期、费用。不同国家和地区审查方式和周期存在很大区别，比如：新加坡和德国等国家审查周期较短，申请后一年内就能获权，而印度等国家审查周期往往长达几年。商标注册申请的费用也不尽相同，在一些发展中国家，商标注册申请的费用不高，但在欧美国家或者中东国家，商标注册费用则比较高昂。

二、海外商标申请布局目标国家和地区的确立

在海外布局申请之前，企业可以分析和研究一些同行业企业的海外商标注册情况以制定适于自身情况的海外商标布局战略。在分析和研究中，可以参考世界知识产权组织提供的“全球品牌数据库（Global Brand Database）”以及主要国家和地区的官方知识产权数据库的数据。例如在全球品牌数据库搜索英特尔公司（INTEL CORPORATION），检索结果就可以以图形的方式粗略显示出该公司在不同国家和地区的商标申请数量、类别分布的信息：

虽然检索结果精确度有限，但大体可以了解该公司重点商标布局的国家以及商标申请的类别，再结合具体国家和地区的官方商标数据库检索结果，则可以得出更加精确的各个国家的布局情况汇总。

三、海外商标注册申请途径的选择

1、马德里商标注册申请途径

所谓马德里国际申请是基于1891年签订的《商标国际注册马德里协定》和1989年通过的《商标国际注册马德里协定有关议定书》的约定而建立的国际商标注册体系。截至2021年末，马德里成员已涵盖125个国家，基本上可以覆盖全球主要经济体。具体管理机构为世界知识产权组织国际局。

此方式申请成本较低，申请人可在原属国递交申请并一次性覆盖多个指定国家（目标国家须为马德里联盟成员），但要求原属国有基础申请或者基础注册，且该基础申请或者基础注册权利稳定。国际局受理后，国际局将通知指定国家进行实质审查，不同国家需在自国际局通知日起的12或18个月内完成审查。马德里商标注册被核准保护后，大多数国家主管机关不单独发出商标注册证书。

2、单一国家注册申请途径

所谓单一国家申请就是针对特定国家分别向该国的主管机关提交商标申请。

此方式无需原属国基础申请或者注册，商标申请国家主管机关会单独签发商标注册证。但一般来说，相对于马德里商标注册申请，单一国家商标申请的成本可能会高一些。但是非马德里联盟成员国家和地区仅能通过此方式进行申请。

在实际作业中，企业可以根据自身中国国内商标注册的情况、商标在不同市场获得保护的紧迫程度、以及自身经济承受能力等多方面因素进行综合考量，可采用马德里申请和单一国家申请结合的方式确保利益最大化。如指定国家数量多，特别针对出于业务拓展目的的非核心市场，则优先考虑马德里国际注册申请方式进行布局。

四、海外国家地区商标审查中常遇问题

1、美国申请时的“申请基础”确定

美国商标审查遵循保护“使用在先”原则，要求申请人在申请时确定“申请基础”，并在申请中针对该商标在全部指定商品/服务项目上提交使用证据。美国“申请基础”包含以下四种，申请人可以在申请中确定一个或多个申请基础，根据不同“申请基础”要求提供商标使用证据。

基于实际使用：该商标已投入商业使用，提交申请时将使用声明和使用证据及最早使用信息一并提交；

基于意图使用：申请人真实意图是要在将来将申请商标用于指定商品/服务上，需要在审查过程中单独提交一次使用声明和证据以获得注册；

基于外国注册：申请人在原国籍国已经拥有在相同商品/服务上的注册商标，则申请人不必在美国注册之前实际使用该商标，只需要在申请时提交声明表明真实使用意图。在商标注册后第5~6年、第9~10年以及每次续展时需提交使用声明和使用证据。

基于马德里注册：类似于基于外国注册，商标在注册前，申请人只需要在申请时提交声明表明真实使用意图，无需提供实际使用证据；

基于国外优先权申请：要求申请人在美国提交申请前6个月内在其他国家申请的商标指定在相同商品/服务上，好处在于优先权日和美国申请日之间他人申请的近似商标对己方商标不构成障碍。

2、日本申请时的“真实使用意图”：

不同于国内商标申请，在日本商标申请中，如商标申请在一个类别所指定的商品或服务项目过于宽泛或数量超出单个类别指定数量上限，日本审查员会质疑申请人短期内是否会在全部指定商品/服务项目上使用申请商标，因而驳回该商标申请。届时需要申请人提交使用证据、使用声明、使用计划书、或删减商品/服务项目进行应对。

3、禁止重复申请原则：

该原则主要指不允许同一申请人在相同商品或服务上重复性申请注册相同商标。此原则设定是为避免违反公共利益（即权利重复），常见国家包括：韩国、日本、俄罗斯等。在收到官方通知后，申请人需删除在后商标的重复指定项目。

4、商品/服务描述避免宽泛，多可接受零售类服务：

尽管多数海外国家都遵循《尼斯分类》，但各个国家对于指定商品和服务表述具体要求不同，中国标准的商品/服务在其他国家不一定会被接受。如美国、加拿大等国家要求指定商品和服务更为细化，且要以使用为目的。另外，不少海外国家对于零售服务类的服务描述是可以接受的，这一点和中国商标实务有所不同，从事批发零售业务的申请人可以考虑指定。

5、纯汉字商标缺乏显著性或过分解读含义：

对于纯汉字商标，外国审查机关可能会认为当地人无法识别纯汉字商标的含义，因而商标无法起到识别产源的作用，缺乏显著性，如越南、亚美尼亚、挪威等国家。另外，每个汉字不止一个含义。如果用目标市场语言对中文商标的每个汉字进行字面翻译，整体组合后容易误得出一个不利于获得核准注册的含义解释而驳回申请，常见的国家包括：泰国、越南等。以上两种情况，都需要提交该商标在其他国家的注册证明和大量使用证据用进行应对。

以上仅是笔者对海外商标注册“冰山一角”的粗浅解读。伴随着中国企业在全球市场竞争力的攀升，知识产权保护作为企业发展资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显。近日，中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》，鼓励企业加强自身知识产权保护。作为深耕多年的商标代理机构，林达刘商标团队将竭力为企业提供行之有效的海外商标布局保护策略，为客户品牌“出海”保驾护航！

（2022年）