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中国商标代理人 肖 晖

 
 
《商标法》第九条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。可见，作为商标法中的一个重要概念，商标显著性在商标注册和维持、商誉保护以及公共利益保护等方面发挥着不可或缺的作用。《商标法》第十一条作为判断商标是否具有显著性的主要法律依据，在第一款中规定了“仅为商标的通用名称、图形、型号或仅直接表示商品的质量、主要原料、功能等特点及其他缺显”等三种情况是无法获得商标注册的情况，但在第二款又规定了“经使用获得显著性”的例外情形，使得第一款规定的原本无法获得商标注册的显著性较弱的商标（以下称“弱商标”）有了注册的可能性。

在市场竞争激烈的当下，暗示性或描述性商标，乃至商品的通用名称，由于能更直接表达出产品的功能、品质等特点，更易于为消费者记忆，受到企业青睐。实践中，尝试申请注册该类“弱商标”的企业不在少数。此时，在商标侵权认定中，如何平衡商标权与公共资源之间的关系，合理界定商标的正当使用变得尤为重要。以下，笔者拟以部分司法案例为切入点，与大家一起研讨一下“弱商标”的商标性使用与合理使用的界限，以期为不得已需要使用他人“弱商标”的企业提供一些实际使用时应注意事项的参考意见。

一、“洁柔”再审案¹
 

再审法院认为，濠景厂在其卫生纸包装上使用“柔洁”二字是对其产品的描述性使用，主要描述商品的质量特点。被诉侵权产品包装上醒目位置标注有其注册商标“濠景”，右上角还标注有的注册商标标识。在该商标右下侧的“柔洁卫生纸”五字，字体大小一致、线条粗细统一、均为白底加带颜色的边框，并未突出使用。普通消费者在进行选购时，首先映入眼帘的是大字体“濠景”商标，并不会因其在下方标注“柔洁卫生纸”字样而产生其与洁柔公司的商标有关联的混淆或将其误认为洁柔公司产品。因此，濠景厂在其卫生纸产品包装上使用“柔洁”二字不构成商标性使用，不会造成相关公众的混淆或误认，故不构成商标侵权。



二、“85℃”二审案²
 

二审法院认为，光明公司在被控侵权商品上使用的85℃标识行为仅是为了向相关公众说明其采用的巴氏杀菌技术的工艺特征，属于对温度标识的正当、合理使用，属于合理描述自己经营商品特点的范围，未造成相关公众的混淆和误认，不构成对美食达人公司涉案注册商标专用权的侵害。


 

三、“黄金比例”二审案³
 

二审法院认为，丰美公司并未举证证明“黄金比例”于国家标准、工艺配方或营养学知识方面具有普遍认可的描述性含义。丰美公司在瓶贴中间位置突出使用了“黄金比例”标识，且使用方式与益海嘉里公司对商标的实际使用方式一致，已经超出了一般描述性文字的表现形式，作为同业者其使用行为难属善意。且涉案“黄金比例”商标经过权利人的宣传使用，具有一定的知名度，根据一般消费者的认知习惯，会将“黄金比例”标识本身作为商标予以认知，容易使得一般消费者对商品的来源产生混淆或误认，构成对“黄金比例”不正当使用。



四、“沁州黄”再审案⁴
 

再审法院认为，吴阁老公司与沁州黄公司同处于山西省，长期经营小米等产品，作为同地域、同行业经营者，明知沁州黄公司引证商标为注册商标，明知其在该行业的知名度，在使用“沁州黄”小米名称时，未避让沁州黄公司注册商标，在不能证明引证商标确为清朝康熙皇帝所书写，以及“沁州”二字的字体在沁州黄公司注册商标之前被其他人使用过的情况下，其辩称“为了表明其产品采用的是‘沁州黄’优质品种，而非作为商业标识使用”没有事实和法律依据。吴阁老公司未经商标权人许可，在同一种商品上使用与沁州黄公司引证商标相同的字体，原审法院认定其侵犯了沁州黄公司的注册商标专用权，并无不妥。



五、“稻花香”再审案⁵
 

再审法院认为，“金福五常大米”包装袋正面下方突出标注了“稻花香”文字，该种使用方式已经超出了《商标法》第五十九条第一款规定的正当使用的范围，构成商标性使用。福州米厂涉案商标显著识别部分为“稻花香”三个字，且涉案商标使用时间较长，已经具有一定知名度。“金福五常大米”包装袋正面下方突出标注了“稻花香”，与涉案商标的显著识别部分“稻花香”相同。被诉侵权产品的该种使用方式，容易导致相关公众的混淆误认，侵害了福州稻花香米业的涉案商标权。


 

 六、“FENDI”再审案⁶
 

再审法院认为，虽然结合全案证据难以认定益朗公司在主观上存在混淆服务来源的意图，但是益朗公司涉案店铺上单独使用“FENDI”的行为容易导致消费者对涉案店铺与芬迪公司之间的关联关系产生混淆，直接损害到商标的来源识别功能。从利益平衡的角度分析，不宜以损害商标基本功能为代价换取奥特莱斯商场的低价优势和便利性，对于奥特莱斯商场内合理使用品牌商标的必要范围应予以限缩。因此，益朗公司在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识并不属于基于善意目的合理使用，构成商标侵权。

 
七、“青花椒”二审案⁷
 

二审法院认为，“青花椒火锅鱼”是上诉人五阿婆火锅店经营的招牌特色菜，其在店招上使用“青花椒”符合餐饮行业的惯常做法，虽然店招上有“青花椒”，但五阿婆火锅店前面还有“邹鱼匠”标识，没有单独突出使用“青花椒”。“青花椒”使用在鱼火锅之前，是对其特色菜含有调料的客观描述，强调“青花椒”是其菜品的口味和特点，并非商标性使用，不会让消费者误以为是“青花椒”牌饭店，消费者不会产生混淆误认。因此，该使用不具有识别商品服务来源的作用，属于正当使用，其使用行为不构成侵权，不应承担侵权责任。


 

八、“猴姑”再审案⁸
 

再审认为，越哲公司在被诉侵权产品外包装正面的显著位置标注有被诉侵权标识，字体较大且醒目突出，该种使用方式已经超出了对商品原料、功能等进行说明的合理使用方式和使用范围，能够被相关公众识别，客观上能够起到识别商品来源的作用，属于商标性使用。经比对，被诉侵权标识与涉案商标在文字构成、呼叫及整体视觉效果上较为近似，同时根据原审法院查明事实，涉案商标经大量的宣传和使用，已经在相关公众中具有一定的知名度和影响力，相关公众在施以一般注意力的情况下，难以判断相关标识整体视觉上存在的细微差异，故被诉侵权标识与涉案商标构成近似标志。


 

从上述判例来看，我们发现，目前司法判断中对于被控侵权行为究竟是否构成商标侵权行为，一般会综合考虑以下几个方面。

1、涉案商标本身是否构成该指定商品或服务的通用名称
 

在侵权诉讼中，被控侵权方多会主张涉案商标已经成为通用名称，辩称己方的使用为正当使用。比如在“稻花香”案中，“稻花香”是否属于大米的通用名称就是该案的争议焦点之一。法院指出，五常乔府大院提供的《黑龙江好粮油稻花香大米》，仅为地方性行业协会发布的标准，且该标准中未将“稻花香”单独使用作为商品通用名称，仅以该证据并不足以认定“稻花香”已经成为法定的商品通用名称。此外，涉案产品销售范围并不局限于五常地区，以全国范围相关公众的通常认识为标准，仍不足以认定“稻花香”已丧失显著性，演变成约定俗成的大米品种的通用名称。

可见，对于诉争商标是否构成通用名称的判断还是非常严谨的。一般而言，国家标准或是行业标准，或者在专业工具书、辞典等列为商品名，或者在某一范围约定俗成的商品名，或者被普遍使用的商品名，才有可能会被认定为商品的通用名称，且一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。

2、涉案商标词汇本身是否具有描述性

在侵权判定中，涉案商标的词汇本身是否具有描述性，也是非常重要的考量因素。比如上述“洁柔”案中，因为涉案商标中的“洁柔”从文字意义上看，可拆分为“洁”和“柔”，“洁”有干净、清洁等含意，“柔”有嫩、软等含意，本身具有描述性。而在指定商品的纸类用品尤其是生活用纸商品中，生产商不可避免地会使用表述其纸品柔软干净的词语来描述产品特性。即使商标权人通过添加蝴蝶、对字体撇捺笔画进行艺术化设计等方式，在一定程度上增强了商标识别性，但不能因此改变“洁柔”文字的描述属性，其禁止他人使用的权利范围受到一定的限制。根据我国《商标法》第五十九条的规定，不能禁止他人的正当使用。可见，如果涉案商标词汇本身具有描述性，则其独创性和臆造性则相对较弱，其权利人禁止他人使用的权利范围会受到一定的限制。
 

 3、被控侵权人使用涉案商标在主观上是否具有善意

在“青花椒”案中，法院指出，五阿婆火锅店店招上虽然有“青花椒”三个字，但没有单独突出使用，是对其提供的菜品鱼火锅中含有青花椒调味料这一特点的客观描述，符合商业惯例，并没有攀附万翠堂公司的注册商标的意图。因此，该被诉行为系正当使用，不构成商标侵权。

而在“黄金比例”案中，由于丰美公司不仅在瓶贴中间位置突出使用了字体与涉案注册商标的字体几乎一致的“黄金比例”标识，且其使用方式也是将“黄金比例”置于“商标”与“食用植物调和油”之间，且用两个半圆弧状的曲线围绕“黄金比例”四个字，与益海公司对商标的实际使用方式一致。而在“猴姑”案中，被控商品上“猴菇”字样的大小系版面上最大字体，标识位置突出醒目，文字字体与江中食疗公司涉案商标极为接近。因此，法院综合考虑被控产品所使用的商标标识的位置、具体使用方式等情况，认为作为同业者的丰美公司及冠荣公司主观上难谓善意，最终都认定构成侵权。

综上可见，法院在判断商标的使用目的是否具有善意时，主要看被控侵权方使用该商标标志是否出于对其商品的情况、特点进行真实、必要描述的需要。一般会考虑被控侵权方是否知晓他人商标已经注册，如果是明知或应知，却刻意将他人的注册商标置于显著位置 ,突出使用该标识，或刻意抄袭其实际使用方式，或者刻意在产品上省略或弱化其他说明性文字、自己的企业名称等等，则一般会认定其非善意使用，构成侵权。

4、涉案商标的知名度、诉争双方是否为同业者
 

在“85℃”案中，法院指出，被控侵权人光明公司在牛奶等乳制品商品上享有的“光明”商标为驰名商标，而权利人美食达人公司从未生产过被控侵权商品牛奶，相关公众对于光明公司被控侵权商品外包装予以一般注意，自然会认为被控侵权商品外包装上标注的85℃是光明公司采用的巴氏杀菌技术的温度，而不会认为被控侵权商品来源于美食达人公司。

而在“沁州黄”案中，法院则指出，经过沁州黄公司多年的使用，涉案商标经过使用产生的显著性及其所采用的独特书法字体赋予该商标的显著识别力，应受法律保护。吴阁老公司作为同地域、同行业经营者，明知其在该行业的知名度，在使用“沁州黄”小米名称时，未避让沁州黄公司注册商标。而在“猴姑”案中，法院同样指出，江中食疗公司的涉案商标已经拥有了一定的知名度，冠荣公司作为食品生产商对此应当知晓，却未对已经注册在先且具一定知名度的涉案商标标识进行合理避让。因此，在该两个案件中，法院未支持吴阁老公司和冠荣公司的关于涉案商标为正当使用的抗辩理由。

可见，如果涉案注册商标知名度较高，被诉侵权人与商标权利人处于同一行业或者具有一定关联性的行业，且无正当理由使用与注册商标相同或者近似标志的，法院认定行为人具有攀附意图的可能性就越大，判定构成侵权的可能性越高。

5、涉案商标的使用是否会造成消费者的混淆或误认
 

作为商标侵权认定核心，混淆判定是判断消费者是否会对商品和服务及其来源产生混淆，从而导致商标侵权的核心。在上述“FENDI”案中，再审法院就指出，益朗公司在其开设的涉案店铺店招上单独使用涉案商标，即便其店铺装潢与芬迪公司统一管理并开设的直营店铺不同，但仍足以导致相关公众误认为涉案店铺与芬迪公司之间存在着控制、许可等关联关系。而益朗公司在廊桥、购物袋、橱窗等处使用其自有的标识并不足以消除上述混淆以使消费者获得清晰认知。芬迪公司提交的在奥特莱斯广场及附近随机抽样调查问卷等在案证据也佐证了近69%的受访者认为涉案店铺与“FENDI”品牌方存在关系的事实。益朗公司对涉案商标的使用方式在相关公众中已经产生实际混淆，不属于正当使用，构成侵权。
 
综上案例，可见法院在进行侵权判断时，一般会先比对被控侵权标识与涉案注册商标近似程度、具体使用方式，分析被控侵权行为是否善意和合理，以及使用行为是否使相关公众产生混淆和误认等因素，综合判断被控侵权行为究竟是商标侵权行为，还是属于正当使用行为。一般而言，如果仅仅是在必要范围内，以描述的方式善意、合理，且符合一般商业惯例的方式使用了他人商标，一般会认定其属于正当使用范畴。

《商标法》第五十九条规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（以下称《解答》）第26条中也明确了“构成正当使用商标标识的行为应当具备的三个要件，即（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。” 因此，如果企业不得己需要使用他人已经注册的“弱商标”，可以参考以上三个要件，在善意合理范围内进行规范使用。此时，一般侵权风险较小，即使被控侵权也有抗辩的余地。
 
此外，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条也明确规定，判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。即商标保护力度应与注册商标的显著性有关，显著性越强，给予其范围越宽和强度越大的保护；对于显著性较弱的商标，应充分考虑其禁用权范围或可能占有的公共资源，进而实现权利人与公共利益的平衡保护。由于近年出现的“潼关肉夹馍”、“青花椒” 等多个涉及商品通用名称的商标纠纷事件引发社会公众的热议，如何对该类商标专用权的权利边界做出界定、以兼顾商标专用权与公共利益之间平衡也成为了商标法修改中亟待解决的问题之一。

我们注意到，2023年年1月13日国知局发布的《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》（ 以下称“征求意见稿”），对《商标法》第十一条第一款第（一）项进行了大幅调整。除了将“技术术语”增加到了该条项中，还明确了第（一）项所列之情形，即仅有本商品的通用名称、图形、型号、技术术语的，今后不能通过使用获得显著性，进而取得商标权。
 

 
可见，官方正在试图通过法律规定的调整，将仅有本商品的通用名称等争议较多的商标变为不可注册的对象，以期更好的兼顾商标专用权与公共利益之间的平衡。可以预见，今后“弱商标”的注册难度将会进一步加大，即使获准注册其保护范围也会受到限制。希望还在尝试申请或已经拥有“弱商标”的权利人，在今后采取维权行动前，明晰自己的权利界限，注意有针对性的搜证，对于他人符合商业惯例的正当合理使用切忌过度维权。而对于不得己需要使用他人“弱商标”的企业，则应端正态度，注意规范使用方式，尽量善意和合理使用他人注册商标，避免与权利人的冲突。
 
备注：