浅析实务中适用商标法第十五条时“在先权利”确定问题

《商标法》第十五条旨在打击代理人、代表人或其他关系人的恶意抢注行为，是针对未注册商标的保护条款。关于第十五条的保护范围，其第一款虽未如第二款一样明确载明“他人在先使用的未注册商标”，但根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（简称《北高院指南》）“被代理人或者被代表人在诉争商标申请日前的已注册或者申请的商标，不属于商标法第十五条第一款规定的被代理人或者被代表人的商标”可以明确，第十五条两款的规定，都仅针对未申请注册的商标，已申请注册的商标不适用该条款。

实务中，关于在先权利的确定，可以分为两个层次，即确定在先商标权利是否存在，以及该在先权利的真实归属。本文拟通过三个具体的案例，围绕在先权利的确定展开论述，对实务中可能遇到的相关问题进行整理分析。

①第18533972号“故事的力量”商标无效宣告行政纠纷案

本案诉争商标由上海士迈特企业管理咨询有限公司（简称士迈特公司）申请注册，核定使用在第16类“小册子；印刷品；书籍；教学材料（仪器除外）；带有电子发声装置的儿童图书”等商品上，后转让至上海轶事企业顾问有限公司（简称上海轶事公司）。培颂能管理顾问（上海）有限公司（简称培颂能公司）以诉争商标注册违反《商标法》第十五条的规定为理由，提出无效宣告申请。

培颂能公司主要的主张理由包括：（1）培颂能公司在先使用“STORYTELLING”及其对应中文翻译“故事的力量”；（2）诉争商标申请注册人士迈特公司与培颂能公司存在代理、代表关系，士迈特公司通过与培颂能公司的业务往来知晓了诉争商标，并在第9类、第16类及第41类分别注册了“STORYTELLING”商标及“故事的力量”商标，难谓巧合；（3）结合培颂能公司在中国推广课程的目的，即利用讲故事提升管理、演讲、销售及沟通能力增加自己的力量，将“STORYTELLING”译为“故事的力量”具有合理性；（4）在案证据能够证明士迈特公司与上海轶事公司存在关联关系，且上海轶事公司承认与培颂能公司具有合作关系。

对于上述主张，法院认定：培颂能公司证明其拥有“故事的力量”商标的证据仅为英文协议《LetterofUnderstandingandAgreement》及中文翻译件，而在案证据不足以证明该份协议中的“STORYTELLING”的中文译文为“故事的力量”或与“故事的力量”近似，故培颂能公司不能证明其拥有“故事的力量”商标，进而驳回了其诉讼请求。

“STORYTELLING”通常可译为“讲故事”，根据词典含义，并不包含“力量”的意思。虽然培颂能公司通过对“STORYTELLING”的具体服务内容，即利用讲故事提升管理、演讲、销售及沟通能力增加自己的力量来解释其翻译成“故事的力量”的合理性，法院还是驳回了其主张。也就是说，上述案件中，“在先商标权利”的存在被否定。

根据《北高院指南》规定，“被代理人或者被代表人是否实际使用该商标，不属于商标法第十五条第一款认定的要件”。也就是说，在主张第十五条第一款时，并不要求在先商标已经使用。该对使用的不要求也是出于现实的考虑，实践中，证明存在代理或代表关系的举证难度往往高于证明存在合同、业务往来等其他关系。但与之相对，对使用及知名度不存在要求，对商标的明确表述就成为了唯一的标准。《商标审查审理指南》中关于第一款记载“被代理人的商标”的内容，即“被代理人的商标包括在合同或者授权委托文件中载明的被代理人商标”。由此也可以推知，对于未经使用的商标，主张在先权利时的要求是“商标的载明”。本案诉争商标“故事的力量”未在相关协议文件中予以载明，故没有被法院认定为构成被代理人的商标。

②第6040450号“海太HAITAI”商标无效宣告行政纠纷案

该案件中，天乐集团有限公司（简称天乐公司）以其申请注册的第6040450号“海太HAITAI”商标（简称诉争商标）未侵犯海太饮料股份有限公司（简称海太公司）的在先商标权利，未违反《商标法》第十五条的规定为由，提出无效宣告再审申请。

法院认定：《出口申报完凭证》《进出口食品标签审核证书》等证据可以证明，海太公司曾将带有“해태”商标标识的水果饮料商品通过韩国高丽商社销售给天乐公司。沈工商苏处字（2002）第243号处罚决定书、《进口饮料增值税专用缴款书》等证据可以证明，天乐集团曾因销售进口果汁饮料未使用中文表明厂名、厂址而被予以行政处罚，而其后天乐集团在其销售的水果饮料商品上标明了“海太”标识用以在我国销售，该标识所指向的正是海太公司的商品。其次，韩文“해태”的读音为“HAITAI”，与诉争商标的发音相同。结合韩国专利厅第36666号“HAITAI图形”商标登记资料、第253763号“海太”商标登记资料、《进口饮料增值税专用缴款书》等证据可以证明，海太公司的韩文商号为“해태”，对应中文商号为“海太”，“해태”的读音为“HAITAI”。根据以上事实，原审法院认定诉争商标系基于韩文“해태”标识产生并对应使用的认定并无不当。

在该案件中，根据辞典释义来看，“해태”与“海太”并不存在对应关系。但从天乐集团在收到案由为未使用中文表明厂名、厂址的行政处罚书后，在海太公司的商品上标明“海太”标识用以在我国销售的行为以及相关证据可以推知，在实际的使用中，天乐集团是将“海太”对应于“해태”来使用的，因而，即便在相关合同中未载明“海太”，由代理人的使用行为可以推定两者具有对应关系，也是可以适用十五条的。即当在先商标具有使用行为时，可以结合具体的使用行为来推知在先商标权利的存在及所有人。

③第6797428号“生活的艺术THEARTOFLIVING”商标异议行政纠纷案

在本案中，生活的艺术国际基金会（简称生活艺术基金会）以泉州美俪阿萨娜健身有限公司（简称泉州阿萨娜公司）注册申请的第6797428号“生活的艺术THEARTOFLIVING”（简称被异议商标）违反《商标法》第十五条的规定为由，提出异议申请。

二审法院认为：生活艺术基金会与泉州阿萨娜公司签署的部分邮件证明在被异议商标申请日前双方就建立商业合作关系进行过洽谈和磋商，但该邮件中并未显示生活艺术基金会“THEARTOFLIVING生活的艺术”商标，其虽称课程名称即为商标，但邮件内容中除标注有“生活的艺术”课程外，还有“完美瑜伽”等课程，故生活艺术基金会所称课程名称即为商标的主张不能成立。

而在最高院的再审判决中，法院认为双方在邮件中就拟签订的合同中第12点明确载明“《生活的艺术》的名称和商标为信托机构的财产，组织方对此无任何权利和权益”，在后的相关磋商邮件中并未显示对该商标权属有所争议或者“生活的艺术及图”不是再审申请人的商标。原审法院仅以“邮件内容中除标注有“生活的艺术”课程外，还有“完美瑜伽”等课程”为由，认定“生活艺术基金会所称课程名称即为商标的主张不能成立”缺乏事实依据。

在该案件中，根据判决书的内容，在案证据显示，在双方拟定的合同中有“信托机构承诺拥有该课程及相关内容的完全知识产权”和“生活的艺术的名称和标识的是信托机构的财产，组织方不享有权利、所有权或利益”等条款，也就是说，虽然没有明确记载“THEARTOFLIVING生活的艺术”是作为商标来使用的，但鉴于合同中已经约定信托机构承诺拥有该课程及相关内容的完全知识产权，生活的艺术的名称和标识的是信托机构的财产，组织方不享有权利、所有权或利益，故与之相关的权利应该认定遵从约定，从属于生活艺术基金会一方。本案中，泉州阿萨娜公司在与生活艺术基金会建立代理关系，拟定该合同的磋商期间申请被异议商标，违反了商标法第十五条的规定。

综上所述，根据在先的判例和相关法律规定，为了避免特定关系人利用“近水楼台”而恶意抢注的情况，在商标筹划及合同磋商阶段，最好在合同或往来文书中载明商标，若难以明确的载明商标，可考虑在合同或往来文书中就合作所可能涉及到的知识产权进行概括性约定，以规避后续的权利纠纷。

参考：
（2019）京行终6152号判决书
（2018）最高法行申4231号裁定书
（2017）最高法行再44号判决书