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商标代理人 肖 晖

 
随着2021年Facebook将公司更名为“Meta（元宇宙）”， “元宇宙”也成为资本市场和科技领域里最热概念之一。各国纷纷对“元宇宙”相关产业制定政策，知名企业也纷纷尝试在各种场景下的元宇宙运用。新冠疫情的爆发更是极大改变了人们的工作和生活方式，迅速推动了网上购物、远程办公、视频会议、线上教学等的普及。不仅加速了企业的数字化转型，也提升了人们对远程办公及远程在线交流的适应度。随着“元宇宙”逐步成为全新的交流、体验和游戏的重要经济场所，企业对元宇宙产业布局的重视度也越来越高。如何在前景无限的元宇宙中对商标进行保护，也就自然成为人们热议的话题。本文中，笔者拟通过分析各国最新政策和司法判例与大家一起探讨一下元宇宙时代下的商标权注册与保护。

众所周知，Metaverse（元宇宙）一词，源于作家尼尔·斯蒂芬森于1992年创作的科幻小说《雪崩》，由meta（超越）和取自universe（宇宙）的verse两个词组合而成。小说的主角“广”是一名黑客，而名为“元宇宙”的网络空间是他逃离真实世界的避难所，是一个脱胎于现实世界，又与现实世界平行、相互影响，并且始终在线的虚拟世界。而在牛津词典中，直接将“元宇宙”定义为一个虚拟现实空间，用户可以在其中与电脑生成的环境和其他人员进行交流互动。

目前，元宇宙在工作、社交、娱乐中的运用场景已经不胜枚举，比如，古驰（GUCCI）公司在ROBLOX推出了一座永久的虚拟世界“Gucci Town”，成员可以在咖啡馆内休息和交友，在GUCCI商店购买GUCCI数字单品，装扮平台虚拟人物；普拉达（PRADA）公司不仅为Candy香水广告推出了全新虚拟偶像代言人“Candy”，还推出了时间胶囊（Time capsule）NFT（非同质化代币【non-fungible token的缩写】）系列，将数字资产与实物奖励配对的这一高级玩法带入时尚元宇宙；首尔市长吴世勋2021年11月宣布了打造“元宇宙首尔（Metaverse Seoul）”的计划；全日空 NEO 2023年6月宣布将在亚洲地区率先推出虚拟旅行平台“全日空巨鲸（ANA Granwhale）”；2023年9月我国也刚发布了《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》，指出“着力培育元宇宙龙头企业和专精特新中小企业、构建工业元宇宙”等目标。总之，元宇宙正在逐步走近我们的工作和生活的方方面面。那么在风光无限的元宇宙中，究竟怎么保护商标呢？
 

一、各国对元宇宙商标的申请和保护现状
 

目前，元宇宙中的相关商品或服务应当用哪个类别来保护，实体商品和虚拟商品之间是否判定近似，部分国家已经出台了相关审查指南，大部分国家还在激烈的讨论中。让我们先来看看目前各国对于元宇宙商标的申请和保护现状。
 

1、美国
 

耐克早于2021年10月，就已向美国专利商标局（USPTO）递交了“NIKE”、“JUST DO IT” 、“Jumpman”在内的7个主标的商标申请，因其指定商品中包含有“可下载的虚拟商品，即包括鞋类、服装、头饰、眼镜、包、运动包、背包、运动器材、艺术品、玩具和配件的计算机程序，可用于在线和在线虚拟世界”等元宇宙相关商品和服务而受到瞩目。
 

 
2022年2月4日，麦当劳也向美国专利商标局递交了元宇宙相关的商标申请，指定了“以虚拟商品为特色的在线零售服务”、“一家以实物和虚拟商品为特色的虚拟餐厅，一家以送货上门为特色的网上虚拟餐厅”等相关服务，成为最新一家为元宇宙世界中的虚拟商品和服务申请商标注册的公司。
 

 
从耐克和麦当劳的商标注册申请可以看出，USPTO接受了包含虚拟商品或虚拟服务的表述，但必须明确指定虚拟商品或服务的具体内容。

从美国专利商标局的ID MANUAL（美国类似商品和服务区分表）的查询结果来看，已经包含不少虚拟商品或服务的表述。例如：
 

此外，对于实体商品和虚拟商品之间的冲突解决方案，美国也贡献了有“元宇宙第一案”之称的“爱马仕诉罗斯柴尔德案” ¹。
 

原告权利：
 

被告产品：
 

2023年2月8日，美国纽约州南区联邦地区法院审结的原告爱马仕（Hermès）诉被告艺术家曼森·罗斯柴尔德（Mason Rothschild）商标侵权案。在该案中，法院9人陪审团驳回了被告关于“元铂金”NFT属于艺术创作，是言论自由的一部分，应受美国宪法第一修正案的保护的抗辩理由，认为被告侵权产品是以爱马仕商标为基础出售和转让的数字资产，且被告从中获得了利润和佣金，该产品符合商品性的定义。此外，原告提交的证据表明，几家时尚杂志（例如《Elle》和《L'Officel》）将“元铂金”NFT误认为是“爱马仕进军了NFT市场”，社交媒体用户也表达了其困惑，说明产生了实际上的混淆。因此，被告发行的“元铂金”NFT构成对原告爱马仕的商标权侵权，并裁定其应向原告支付13.3万美元的损害赔偿。

笔者认为，该案不仅体现了美国监管机关和司法实践在不断推进着对于NFT法律定性与监管的探索，也给出了类似案件判断时的参考判例。而且，该案也促使更多品牌认识到了知识产权在元宇宙世界中的价值。

据美国专利律师 Mike Kondoudis 在推特上揭露²，2022年8月26日，在元铂金案发生后，爱马仕（HERMES）向USPTO递交了与NFT、加密货币和元宇宙相关的多项商标申请。其指定范围，不仅涵盖虚拟、增强或混合现实头戴式设备；适用于虚拟现实计算机的可穿戴计算机外围设备；虚拟现实眼镜；全息图；装有传感器用于虚拟现实计算机的衬衫；虚拟现实手套。还涵盖了以数字可穿戴设备为特色的零售商店服务；虚拟商品买卖双方的在线市场；以及金融服务，包括提供与数字收藏品和 NFT 有关的虚拟货币电子转账等。
 

 

2、欧盟
 

欧盟知识产权局（EUIPO）也于2022年6月23日发布了关于虚拟商品和NFT分类方法的最新指南³。在该指南中，明确了虚拟商品属于尼斯分类的第9类，因为它们被视为数字内容或图像。由于本身缺乏明确性和准确性，必须通过说明虚拟商品所指的内容（例如可下载的虚拟商品，即虚拟服装）来进一步明确。另外，NFT一词被视为“在区块链中注册的唯一数字证书，用于数字物品的验证，但又有别于这些数字物品。对EUIPO而言，“NFT”一词本身是不可接受的，必须具体说明由NFT验证的数字物品的类型。
 
在侵权判断方面，2022年7月19日，意大利罗马法院作出的一项裁决⁴也值得关注。该案中，尤文图斯足球俱乐部起诉了Blockeras，认为其在制作、销售和在线推广NFT时，使用了尤文图斯拥有的 "JUVE "和 "JUVENTUS "文字商标以及图形商标（胸前有两颗星的黑白条纹衬衫），构成商标侵权和不正当竞争。在该案中，法院认为，尤文图斯已证明其在加密/区块链游戏领域的活跃程度，认为被告与其构成竞争对手。最终，法院认定被告制造和销售NFT的行为侵犯了原告的商标，并且构成了不正当竞争。
 

3、英国
 

2023年4月3日，英国知识产权局（UKIPO）发布了一份关于元宇宙中提供的NFT和虚拟商品和服务分类指导《实践修正通知（PAN2/23）》⁵。整体来看，UKIPO的新指南与EUIPO在明确性要求方面是一致的。主要内容如下所示：
 

 

4、澳大利亚
 

2023年8月，澳大利亚知识产权局（IP Australia）也制定并发布了与新兴技术有关的商品和服务商标分类指南⁶。该指南称，虚拟商品是在线虚拟环境中使用的数字物品，归入第 9 类。但仅使用 "虚拟商品 "或 "可下载商品 "等术语缺乏具体性，是不可接受的。申请必须具体说明虚拟商品的确切性质（如软件、图像文件、音乐或服装）。可接受例包括：“可下载的虚拟服装”、“可下载虚拟服装的在线零售服务” 、“通过NFT验证的可下载数字音乐文件”等。关于虚拟服务，会考虑虚拟服务在现实世界中的影响，例如，当出现在在线环境中的虚拟餐厅不提供实体食物，但用户操控的角色可消费虚拟食物时，这项服务将被归类为第41类娱乐服务，而不是第43类餐厅服务。同样，虚拟环境中的模拟旅行不涉及实体运输，因此属于第 41 类娱乐服务，而不是第 39 类运输服务。
 

5、韩国
 

韩国知识产权局（KIPO）于2022年7月14日发布了“虚拟商品审查指南” ⁷。根据该指南，虚拟商品被归入《国际分类》第 9 类，但必须指明具体商品，即"虚拟服装、虚拟鞋"等, 即 "虚拟+现实商品名称 "形式的商品名称被接受。还新增了专属于虚拟商品的类似群代码 "G5207XX"。对于虚拟和现实商品的近似判断，也给出了明确的判断标准，即虚拟商品虽包含现实商品的名称和主要外观等部分，但实际使用情况不相同，在相关判例案例形成前都推定两者为不类似。不过，也强调了对于驰名或著名商标等可能会引发虚拟商品和现实商品的来源产生混淆误认的情形，适用韩国商标法第34条第1款11项（混淆可能性）和第12项（欺骗消费者）。为方便大家理解，KIPO还在指南中还列出了以下示例。

（1）虚拟商品间的近似判断
 

①类似群不同

②类似群相同
 

  

（2）虚拟商品和现实商品间的近似判断。
 

 

6、日本
 

日本一直积极寻求扶持元宇宙相关产业，日本经济产业省早于2021年7 月13日发布《关于虚拟空间行业未来可能性与课题的调查报告》，积极探讨元宇宙产业面临的问题和未来的发展前景。虽然，日本特许厅（JPO）目前尚未出台正式的元宇宙申请分类指导，但也在积极研究元宇宙的分类。实务中，也已经开始接受包含虚拟商品或服务的相关描述。比如，耐克在2021年10月25日申请的第6724266号“NIKE及图”商标，在2023年8月7日已经获准注册。其指定商品包含“以虚拟商品，即网上虚拟世界和线上使用的鞋、运动鞋、服装、帽子、眼镜、包、运动包、背包、运动器材、艺术品、玩具、个人用品及其配件为内容的可下载的计算机程序，计算机程序（已录制）；提供在虚拟空间中使用的不可下载的虚拟鞋、运动鞋、服装、帽子、眼镜、包、运动包、背包、运动器材、艺术品、玩具、个人用品及其配件的视频和图像” 等。
 

 
从耐克被授权的指定商品和服务的内容来看，日本目前和欧美的做法类似，可以接受含有虚拟商品的表述，但同样要求必须指明具体商品或服务，而且从IPO的审查官发出的补正指示函来看，其对于虚拟商品要求非常明确的定义。
 

 
综合，鉴于目前多国给出了指南，笔者认为，多国对虚拟商品归于尼斯分类的第9类已经达成初步共识，但要求必须明确虚拟产品的具体内容，比如虚拟服装，虚拟鞋等等。至于虚拟服务的类别归属，笔者比较认同澳大利亚知识产权局发布的分类指南中给出的示范，即可以根据虚拟服务在现实世界中的影响来判断。例如，如果线上虚拟餐厅不提供实体食物，但用户操控的角色可消费虚拟食物时，则应归为第41类的娱乐服务，而不是第43类的餐厅服务。对于虚拟商品和现实商品的近似判断，韩国知识产权局给出了非常明确的审查基准，即不判定为类似商品。同时也提出了对于具有较高知名度的商标，应从是否会引起消费者的混淆误认来综合判断，类似驰名商标的扩大保护的思路。这恰好跟“爱马仕诉罗斯柴尔德案”中的判断思路相仿，相信也会成为各国制定相关标准的重要参考。
 

二、中国对元宇宙商标的申请和保护现状
 

1. 申请注册情况
 

（1）商标申请对象
 

①含有元宇宙文字的商标注册

根据商标网的公开信息，目前为止，中国的元宇宙的商标申请，大致可以分为以下三个阶段。

2021年9月之前，即在Facebook更名为Meta之前已经申请的，比如，“多元宇宙”、“汉高元宇宙天空之城”等约20多件含有元宇宙商标，顺利获准注册，目前也依然有效。

在Facebook更名之后，大家都嗅到了元宇宙的商机。在2021年9月之后，中国国内众多知名企业一窝蜂申请了大量“XX+元宇宙”形式的商标。比如，腾讯申请了 “王者元宇宙”，阿里公司申请了“阿里元宇宙” 、“淘宝元宇宙”，字节跳动的关联公司北京小鸟申请了“Pico元宇宙”，网易公司申请了“网易元宇宙”等等。此外，某商贸公司也蹭热度的申请了1,300多件元宇宙相关商标。据悉，截至2022年2月，中国包含元宇宙的商标申请量高达1.6万件，但国知局对该类申请进行了大规模劝退或驳回。国知局相关人员称，元宇宙是一项新技术，不能作为商标被某人独占，否则容易产生误认。坚决反对、严厉打击“蹭热点”和不以使用为目的囤积等商标恶意注册行为。实践中，国知局也以“元宇宙”为一种新型的未来数字技术，易使消费者对商品或服务的技术等特点产生误认，违反《商标法》第10条1款7项”为由驳回了如第63475846号“头号元宇宙”、第59320904号“17 K元宇宙”等案的申请。此外，还以“直接表示了商品的技术特点，难以起到区分商品来源的作用，违反《商标法》第11条1款2项”为由驳回了第61415392号“元宇宙”等案的商标的申请。

在国知局的上述明确表态之后，部分企业已经改变申请思路，不再盲目申请“XX+元宇宙”，而改为申请更含蓄的，比如包含“元”等暗示性词汇的商标。比如：华为申请了“城市元图”、“港口元图”、“元OS” （9、42类），阿里通过旗下的元境生生（北京）申请了“元境”、“元境博域”（9、35、38、41、42类等），百度申请了“峙一元搜” （9、42类）等。

②已经涉足元宇宙的企业，也开始量身定制自己的商标申请名称。比如：
 

     
从上述情况来看，中国对于元宇宙的商标申请名称已经基本上回归理性，开始根据自身元宇宙业务的发展的实际需求进行商标申请。笔者认为，比起直白的“元宇宙”或“metaverse”，部分企业采取的在汉字商标中加入元宇宙的“元”或者在英文商标中加入“universe”的verse，或者在商标的最后加上“LAND”或“星球”的取名方式都值得借鉴和参考。
 

（2）指定商品和服务
 

众所周知，目前，中国尚不接受虚拟商品或服务的直接表述，那么在中国该如何进行元宇宙商标的保护与注册呢？笔者发现，大家各显神通，已经在积极进行各种尝试。

①指定《尼斯分类》2022及2023文本中新引入的“头戴式虚拟现实装置” 、“通过区块链技术提供电子资金转账”、“提供在线虚拟导游”等元宇宙相关的指定商品或服务。

②虽然在通常情况下，中国国家知识产权局仅接受《区分表》⁸中已列出的标准名称以及商标局定期公布的《区分表》以外可接受商品和服务项目名称，但也不乏例外。比如，以下案件中，多个元宇宙相关的非标表述也顺利被认可。因此，为抢占先机，积极用和区分表描述相近的商品或服务的表述进行申请也不失为一种好的尝试。
 

③在马德里国际注册延伸指定中国时指定相关虚拟商品或服务

笔者还发现，部分外国公司，比如：普拉达有限公司（PRADA S.A.）也已经开始尝试通过国际注册指定中国的方式申请包含虚拟商品或服务的商标。
 

 

（3） 在中国的申请注册建议
 

俗语有云“粮草未动，商标先行”。笔者认为，上述三种方式都是积极争取确权的好的尝试，要想抢占先机，企业可以结合元宇宙的人工智能、区块链、云技术、数字孪生、虚拟现实、加密等特点，提前在以下类别进行元宇宙商标的布局和保护。以下建议均为目前中国《区分表》的标准名称或商标局公布的可接受商品或服务的名称。

①核心类别
 

②关联度较高的类别
 

 
此外，据悉，2023 年尼斯联盟专家委员会通过了对《尼斯分类》的一系列有益补充，这些补充将于 2024 年 1 月 1 日在《尼斯分类》第十三版（2024 年文本）中生效。国知局也正计划对《区分表》进行修改和调整，修整后是否会顺应现状添加更多的可接受的虚拟商品或服务的表述，让我们拭目以待。

（4）权利保护情况
 

NFT（Non-Fungible Token）数字作品是使用区块链技术进行唯一标识的特定数字化作品，其将数字资产转换为 NFT 促进了元宇宙空间的经济活动。针对NFT这种新兴商业模式，我国目前还没有明确的法律规定。不过，2022年12月，浙江省杭州市中级人民法院宣判了我国首个NFT侵权案件——《胖虎打疫苗》案⁹，该案可以给我们一些的启示和参考。

 
在该案中，原审原告“奇策公司”诉称王某未经许可通过原审被告“原与宙公司”经营的Bigverse平台交易《胖虎打疫苗》NFT数字作品的行为，侵犯了其依法享有美术作品的著作权，给其造成了经济损失。二审判决中给出了如下观点：
 

1、NFT数字作品作为数字藏品的一种形式，符合网络虚拟财产的特征，具有财产利益的属性。
 

2、NFT数字作品的出售转让不属于著作权法意义上的发行行为，鉴于NFT数字作品的网络虚拟财产属性，其出售转让过程难以适用发行权予以规制，故目前NFT数字作品交易适用权利用尽原则尚缺乏法律依据。
 

3、NFT数字作品的铸造发布者不仅应当是该特定的数字化作品的持有者，还应当是该数字化作品的著作权人或被授权人。除一般网络服务提供者应当承担的义务外，原审被告原与宙公司作为专门从事NFT数字作品交易服务的平台经营者，还应当建立起有效的知识产权审查机制，审查NFT数字作品来源的合法性。原与宙公司未尽到审查注意义务，在应当知道侵权时未采取必要措施，存在主观过错，其行为已构成帮助侵权。
 

笔者认为，该案定义了NFT数字作品的性质，也强调了NFT数字作品交易平台应当承担较高的审查注意义务，用户在“元宇宙”平台发布侵权NFT数字作品并进行交易时，如该平台没有履行必要的审查义务，需要承担帮助侵权的民事责任等。这些新探索，对今后中国NFT领域的知识产权的规范化，以及NFT作品被侵权时的维权方向提供了重要参考。

三、结语
 

鉴于元宇宙带来的地域性突破、商标的虚拟语境化、商品和服务分类的升级，以及商标侵权判断的跨空间化等一系列问题，在元宇宙中想保护自己的商标将变得复杂多变。在现有环境下，抢先打造自己的盔甲和盾牌，提前做好商标布局变得更为重要。此时，先选取一个时尚的名字，并尽早在第9、35、41、42类等与虚拟资产关联度较高的类别先进行注册，不失为一种明智的选择。该举措不仅能防止重要商标在与虚拟资产有关的类别中被他人抢注，也将在一定程度上为企业今后利用商标资产进军元宇宙保驾护航。
 
注释：
 

1、头条 爱马仕赢了！美国法院审结全球NFT商标侵权第一案
(https://www.sohu.com/a/679962276_121124708)

2、Hermes Hints at NFT and Metaverse Plans with New Web3 Trademark Filing
(https://www.nftgators.com/hermes-hints-at-nft-and-metaverse-plans-with-new-web3-trademark-filing/)

3、Virtual goods, non-fungible tokens and the metaverse
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse)

4、Italian Court Grants First Injunction In NFT Trademark Dispute
(https://www.dww.com/articles/italian-court-grants-first-injunction-nft-trademark-dispute)

5、PAN 2/23: The classification of non-fungible tokens (NFTs), virtual goods, and services provided in the metaverse
(https://www.gov.uk/government/publications/practice-amendment-notice-223/pan-223-the-classification-of-non-fungible-tokens-nfts-virtual-goods-and-services-provided-in-the-metaverse)

6、New guidance on trade mark classification of emerging technologies
(https://www.ipaustralia.gov.au/news-and-community/news/2023/08/10/22/52/new-guidance-on-trade-mark-classification-of-emerging-technologies)
7、韩国特许厅制定虚拟商品的审查指南
(http://www.choipat.com/?ckattempt=3)

8、国家知识产权局商标局编著《类似商品和服务区分表》

9、 (2022)浙01民终5272号