浅析商标法第十九条第四款的适用

《商标审查审理指南》规定，商标代理机构是指经备案的从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。未备案的 , 但经市场监督管理部门登记时标明从事商标代理、知识产权代理等业务的主体 , 或者未在市场监督管理部门登记标明从事商标代理等业务但有实际证据证明其从事商标代理业务的 , 视同商标代理机构。

2、第十九条在异议、无效案件中适用的几种情形。

（1）争议商标的转让以及申请人经营范围变更，一般不影响“商标代理机构”的认定。

案例1

申请人：华自立

被申请人：梁英

（原被申请人：成都离岸商务服务中心）
商标：

（第16676428号，第43类）

基本案情及申请人理由

商标局裁定

成都离岸商务服务中心 (即本案原被申请人)于2015年4月9日申请了第16676428号“一只酸奶牛”商标 (下称争议商标) 。原被申请人于2017年12月11日向原国家工商行政管理总局商标局提出争议商标转让申请，2018年4月20日经核准转让给梁英 (即本案现被申请人)。原被申请人于2017年12月20日变更经营范围，去掉了之前的“知识产权代理服务”。

申请人主要理由：

1、原被申请人营业执照的经营范围中包含“知识产权代理服务”，但争议商标指定使用的服务不属于“商标代理”服务所属群组。

2、争议商标是以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响力的商标。

3、争议商标的注册已经造成市场秩序的紊乱，致使真正权利人受到损害为。

综上，根据《商标法》第七条、第十九条第四款、第三十二条、第四十五条第一款的规定，提出争议商标无效宣告请求。

1、申请人请求依据《商标法》第三十二条的相关规定对争议商标予以宣告无效的主张，缺乏事实依据，我委不予支持。

2、争议商标自2015年4月9日申请注册之日至2017年12月20日变更经营范围之时一直属于原被申请人所有，原被申请人企业经营范围涉及“知识产权代理服务”，而商标代理属于知识产权代理服务。因此，原被申请人主体应属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”的范畴。根据我委查明的事实，争议商标并非指定使用在知识产权代理服务上。故，原被申请人申请注册争议商标的行为已构成《商标法》第十九条第四款所指情形。

上述案例中原被申请人虽在之后办理可变更营业范围，且转让给其他人，依旧被认定构成十九条第四款的情形，可见，该条款中代理机构性质认定的关键点在于商标申请注册时的营业范围和备案信息是否包括“商标代理”业务，营业范围中若已经包含“商标代理”，是否备案不影响“商标代理”的认定，而且若商标申请注册时的营业范围中包括“商标代理”服务，后续的营业执照和备案登记的变更也不能改变“商标代理机构”性质的认定。

另外，《2019北高商标审理指南》第14.3条规定，商标评审程序中，诉争商标从商标代理机构转让至非商标代理机构名下的，可以适用商标法第十九条第四款的规定进行审理。上述案例中原被申请人虽将争议商标转让给被申请人，但是，并没有因此改变其适用十九条第四款的规定。
由此可见，被诉商标的转让以及申请人经营范围变更，一般不影响“商标代理机构”的认定。

（2）商标代理机构假借与其存在特定关系人员名义申请注册商标的行为，视为代理机构的行为。

案例2

申请人：维沃控股有限公司

被申请人：姚益容

商标：

（第33778533号，第29类）

基本案情及申请人主要理由

商标局裁定

诉争商标“步步高”由姚某于 2019年7月4日申请注册核定使用在第 29 类“以果蔬为主的零食小吃、腌制水果、木耳”等商品上。
维沃控股有限公司于2021年05月26日对第33778533号“步步高 BUBUGAO”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。

申请人主要理由:

1、争议商标与申请人在先注册的商标构成在相同或类似商品上的近似商标。

2、申请人第1378716号“步步高”商标是驰名商标，争议商标已构成对申请人驰名商标的复制。

3、被申请人持续、大量对他人驰名、知名商标进行摹仿抄袭并进行售卖，主观恶意明显，非出于真实经营使用目的之需要，违背了诚实信用原则，构成以“其他不正当手段取得注册”之情形。且被申请人曾为其代理机构长沙市人和知识产权代理有限公司的股东及高管，其在代理机构占有较高的股份，且涉案商标注册人名下商标均由该代理机构注册。被申请人作为商标代理从业人员，与其代理机构有抢注他人知名商标的恶意，其行为应视为代理机构的行为。

4、争议商标的注册违反诚实守信原则。

综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第十三条第三款、第十九条第四款、第三十条、第三十一条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，请求对争议商标予以无效宣告。

1、争议商标与引证商标未构成相同或类似商品上的近似商标。

2、争议商标的注册已构成《商标法》第十三条第三款所指之情形。

3、姚某虽非商标代理机构，但其与商标代理机构存在特定关系，且姚某在多个类别商品及服务上申请注册的 60 余件商标绝大多数系该商标代理机构代理注册，同时姚某名下多件商标正在商标交易平台挂售，综合在案证据可以认定，诉争商标系商标代理机构为达到规避法律之目的假借姚某之名申请注册，姚某的商标注册行为可以视为商标代理机构的行为，该行为违反了诚实信用原则，应受到商标法第十九条第四款的约束。

4、争议商标不属于《商标法》第十条第一款第（七）（八）项规定的情形。本案争议商标已构成《商标法》第十三条第三款、第十九条第四款所指情形，在申请人有关权益已通过其他条款获得充分救济的情况下，本案已无需适用《商标法》第四十四条第一款宣告注册商标无效的绝对事由规定再行审理。

案例3

异议人：上海睿雅实业有限公司

被异议人：深圳我要发科技有限公司

商标：

（第33696336号，第5类）

异议人主要理由

商标局裁定

被异议人的法定代表人同时是被异议商标的代理机构深圳好牌品牌管理有限公司的法定代表人，被异议商标的申请注册违反商标法第十九条第四款的规定。

被异议人的法定代表人卢某亮也是被异议商标的代理机构即深圳好牌品牌管理有限公司的法定代表人，还是深圳好多品牌管理有限公司的监事；深圳好牌品牌管理有限公司和深圳好多品牌管理有限公司为备案的商标代理机构，其营业范围均包括商标代理服务，且被异议人与上述两公司位于同一个小区。被异议人申请注册商标体现了其法定代表人的意志，被异议商标系商标代理机构假借关联公司之名申请注册，以达到规避法律之目的，被异议人申请注册被异议商标视为商标代理机构的行为，违反商标法第十九条第四款之规定。依据商标法第十九条第四款、第三十五条规定，被异议商标不予注册。

如上述案例所示，实践中，有些商标代理机构通过假借关联主体、从业人员近亲属名义等“挂名”方式，在非代理服务上申请注册商标，意图规避该条款。笔者在发现，一般有以下两种行为同时存在时，行政机关以及法院倾向认定应该适用该条款。

①商标申请人与商标代理机构具有密切关联（比如法定代表人，近亲属）

②有证据表明商标申请人存在大量抢注、囤积他人在先权利标识，在事实上从事商标代理业务进而谋取不正当利益的行为，其假借他人名义以规避商标法第十九条第四款规定的恶意十分明显。

商标法第十九条第四款明确了商标代理机构禁止注册商标的情形，其立法目的在于保护公共利益，防止商标代理机构利用熟悉商标注册流程的便利条件或优势，恶意抢注他人商标牟利，扰乱商标注册秩序。而，实践中，却有商标代理机构通过假借关联主体、从业人员近亲属名义等“挂名”方式，在非代理服务上申请注册商标，意图规避该条款，扰乱商标注册秩序，如允许此类行为存在，那么该条款实际也只有“只能防君子，不能防小人”的作用。因此，笔者认为规制个别商标代理机构协助甚至直接从事恶意申请、恶意囤积的乱象，维护良好的市场经济秩序和商标管理秩序，对于商标代理机构假借关联主体、从业人员近亲属名义等“挂名”方式，申请注册商标的行为，应视为商标代理机构的行为，应受商标法第十九条第四款的约束，此认定完全符合该条款的立法目的。

3、总结

《商标法》第十九条第四款的立法目的在于保护公共利益，防止商标代理机构利用其业务上的优势，恶意抢注他人商标牟利，扰乱商标注册秩序，侵害商标实际使用人的利益。因此，笔者认为，应当严格适用商标法第十九条第四款的法律条文，否则该条款就丧失了存在的意义。也就是说，商标代理机构在提出注册申请后对其经营范围的变更、在商标局登记备案的注销，抑或对争议商标的转让，在客观上都无法改变其在提出注册申请时属于商标代理机构的事实，应适用该条款。这里就要求一般普通公司，注意在登记公司的经营范围时，注意尽量避免包括“知识产权代理”。另外，对于商标代理机构假借关联主体、从业人员近亲属名义等“挂名”方式，申请注册商标的行为，应视为商标代理机构的行为，应受商标法第十九条第四款的约束。

案例来源：

商评字[2018]第0000170747号裁定书
商评字[2022]第0000104445号裁定书
第33696336号“LAB HERCULES”商标异议案打击代理机构恶意抢注、囤积商标行为，规范商标代理行业秩序