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中国商标代理人 曹敏
 

近年来，全球化经济文化交流日趋频繁，无论是海外跨国公司还是国潮品牌企业都不约而同地选用字母商标，或与汉字商标组合并用，或单独使用。例如“Apple（苹果）” 、“Safeguard (舒肤佳)”、、“frestec (新飞)”、“youngor（雅戈尔）”等等。其中不乏由各大品牌方经过深思熟虑所独创的臆造词汇，乍一出现便给人眼前一亮的新鲜感，是常见的商标命名方式之一。本文中，笔者将结合商标注册审查审理实务中的案例，围绕英文臆造词商标自身的注册可能性展开分析讨论。
 

臆造词语通常是指凭主观意想、杜撰的词语。臆造词语作为商标注册，商标设计者可以依据指定商品或者指定服务的特点、功能、用途，采用各种各样的方法和理据，在结合语言、心理、市场等学科的原理的基础上来创造出一些从来没有过的新词。

常见的臆造词商标构词方法有5种：（1）缩略法；（2）组合法；（3）拼缀法；（4）变移拼写；（5）词缀法。[1]

由于臆造词语并没有固有的、特定的含义，将其作为商标注册，不会与任何商品或服务发生联系，因此，理论上其在所有商品和服务上都具有显著性。而且，由于商标自身并无固定含义，不会进而触碰“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的（《商标法》第10条1款7项）”、“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的（《商标法》第10条1款8项）”等禁止性的法律条款。
 

但在商标授权确权的实务中，臆造词商标的注册申请之旅却远没有事先预想的那般一帆风顺，经常也会出现因缺乏显著性、品质误认等绝对理由而被驳回的事例。

笔者在此试举部分实际案例，以帮助大家实际了解臆造词商标在商标注册申请审查审理中屡屡碰壁的情形：
 

 

 

[表1：实务中臆造词商标驳回通知相关的部分复审裁定/判决书]

如表1中的案例所示，虽然各申请商标的英文部分均由多个字体、字号相同的英文字母构成，且中间并无任何空格、或者穿插用大写字母等方式来暗示商标是由两部分构成，从外观上看都是一个完整不可分割的英文字母组合，且各大英汉辞典中并没有相关的解释，属于臆造词。

但是，根据裁文/判决内容来看，上表中的3件商标均是被审查员主动拆分、再将各部分的含义进行组合，进而判断是否具有可注册性。尤其是，其中第2件商标甚至从英文词汇“EVERSWEET” 中单独拆分出“SWEET” 来强调其含义。

这种类型的驳回通知，往往会让申请人丈二和尚摸不着头脑，抓耳挠腮也难推测出商标被驳回的具体原因。即便能猜测出申请商标是被拆分后得出的不合常规的含义解释，但仍会困惑不已为何审查员会利用这种看似随意拆分式的方式进行审查。

实际上，关于这一点，早在2008年，时任北京市第一中级人民法院行政庭法官的蒋利玮律师在2008年发表的文章中曾给出如下分析：

中国一般消费者知悉的程度仍然停留在中国式英语的水平上。所谓中国式英语“chinglish”，是指以汉语的思维方式理解、接受和表达英语。

第一，由于缺乏对英语的全面了解，不能准确地区分上述单词和词组是臆造词还是固有的英文表达方式。因此，上述商标在标准英语语境下具有重要意义的“臆造词”属性，在中国式英语语境下却难以纳入考量的范围。[5]

基于上述内容，审查员或法官在判断英文臆造词商标是否具有可注册性时，主动拆分或者单独抽出其中一部分进行审查的做法，主要是考虑了英语这门语言在中国消费者间的普遍接受程度，以及汉语式的拼写阅读惯性思维方式对中国相关公众识读英文商标的影响，从尽量杜绝风险的角度出发而为之。

实务中，臆造词商标被拆分式审查后，驳回理由多是《商标法》第十一条一款（缺乏显著性）、第十条一款（7）、（8）项（误认、不良影响）等绝对条款。而此类驳回理由在驳回复审、行政诉讼中克服的难度相对较高。

这种拆分式审查的方式合适与否，尚无法一言概之，但这种现象的出现确实值得我们留意。
 

臆造词商标的设计留意点
 

为了尽量避免此类驳回理由，商标设计人在创作臆造词商标时可以优先选择除组合法以外的其他4种方式进行造词,并注意用“中国式英语”的视角进行审视并反复揣度其意味。
究其原因还是因为从定义上来看组合法是通过将两个或两个以上的词不加变化的按一定顺序排列生成臆造词，而这“恰好”与上述拆分式的审查逻辑不谋而合。因此尽量反其道而行之为良策。
这当然不意味着组合法的造词方式完全不能使用，只是在使用组合法时，最好尽量避免使用与指定商品、服务的原材料、功能用途等特征密切相关的词汇，同时也要留意在各要素尚未组合前理解起来是否存在不良影响等问题。

臆造词商标被拆分审查后予以驳回的对应
 

臆造词商标被拆分式审查进而被驳回后，申请人可以通过驳回复审、行政诉讼等方式继续争取权利。在最高人民法院知识产权案件年度报告（2022）中的《“Bioderma”商标驳回复审再审案》或许可以为我们提供一些解决问题的思路。该案系第29087232号“BIODERMA”商标驳回复审行政诉讼的再审案件，针对行政阶段国知局将商标“BIODERMA”拆分成“BIO”、“DERMA”，得出商标整体含义是“生物真皮”，进而得出商标整体缺乏显著特征、造成误认的结论，最高人民法院明确指出：

判断诉争商标的显著性，应主要从其整体构成要素和含义进行考量，拆分之后的词根释义组合不能简单机械的作为“BIODERMA”具有固有含义的认定依据。[6]

从上述案件中，我们可以看出最高院对国知局目前的“简单机械式拆分审查”持否定态度，而这对行政案件的司法审判、乃至行政机关的行政决定也有极高的指导作用。

笔者注意到，在2023年国知局作出的商标驳回复审裁定中，已经出现了在评审阶段主动纠正拆分式审查方式导致驳回的不少案例。部分案例如下表2所示：
 

 

[表2：2023年关于臆造词商标的部分复审裁定书]
 

如上所示，在审查阶段有部分臆造词商标被拆分式审查后以缺乏显著性、误认、不良影响等理由驳回，但在复审阶段，申请人在强调申请商标属于臆造词的前提下，通过结合自身的在先注册或者使用情况以及举例情形相近的在先注册商标实例的方式据理力争，明确指出拆分审查方式的不合理之处，也有可能在评审阶段转败为胜。

这说明，在目前的商标注册审查审理实践中，克服关于臆造词商标被强行拆分式解读的驳回理由，尽管有一定的难度，但并非山穷水尽之境。
 
综上而言，英文臆造词商标凭借无固定含义以及为国际上更广范围的公众所接受之天然优势，被众多企业所采用。鉴于目前的商标审查审理实务，若想尽量避免不必要的驳回，笔者建议，企业在选取臆造词商标时注意用“Chinglish中国式英语”的视角进行谨慎审视。即使在实务中会因为审查方式问题存在被拆分解读进而驳回的风险，也仍旧可以通过驳回复审、行政诉讼等途径继续争取权利。

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