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中国商标代理人 肖晖

一、引言
 

享有“世界工厂”和“世界重要市场”美誉多年的中国，其商标申请量也连续20年蝉联全球第一。虽然由于近年中国国家知识产权局加强了对恶意抢注商标的打击力度，加之新冠肺炎、全球地缘政治冲突等带来的经济衰退，造成了部分企业对进入新市场和开发新产品的信心不足，也导致了中国一路高歌猛进的商标申请量由2021年的巅峰时期的945万件下降为700多万件。但即使如此，无论是商标申请量还是注册总量，中国仍依然稳居世界第一。2024年6月18日，国家知识产权局（以下简称为“国知局”）公布了《知识产权统计简报》（2024年第8期），截至2024年5月中国商标的有效注册件数高达4,780.5万件。在如此巨大的商标存量下，大家第一个明显的感受是，现在要注册一个新的商标越来越难了。从《国家知识产权局2022年度报告》披露的数据，2022 年审结的商标驳回复审案件中，商标注册申请全部驳回的占比高达 65.8%，部分驳回的占比为10.9 %，初步审定的仅为 23.3%，这也侧面印证了目前在中国商标的授权较难的现状。
 

 

虽然目前经过驳回复审也只有2-3成的胜算，但如果一旦放弃，则该商标无效，企业一旦在其商品上使用就会面临侵权风险，因此，如果已经使用且不希望换标的企业，还是应该积极使用法律赋予驳回复审的权利，在复审程序中积极申诉和举证，以期克服驳回理由。那么，当企业收到了驳回或者部分驳回通知时该如何在复审中争辩呢?在此，笔者拟根据自己的实务经验，结合实例和大家一起探讨驳回复审案件中商标相同或近似时可采取的有效应对策略。

二、驳回复审案件中商标相同或近似时可采取的应对策略

众所周知，商标驳回或部分驳回通知书中的常见理由主要包括以下几种：
 

本文拟针对“以商标相同或近似驳回时的”有效应对策略进行分析。

（一）在驳回复审中争辩商标自身不近似
 

众所周知，目前国知局在商标近似判断的尺度上日趋严格。在驳回复审案件中，单纯强调申请商标的独创性，与引证商标在整体外观、呼叫、含义上的不同，即争辩商标自身不近似的成功几率并不高。但笔者也发现在下面几种情形下，有一定成功可能性。因此，笔者认为，当被驳回的商标属于以下几种情形时，可以尝试采取积极的复审策略。
 

1）与引证商标近似的文字或图形是商标中显著性较弱的部分时
 

 
如上表所示，在“冰糖房源及图”案 ¹中，小房子图形在第36类的不动产出租和商品房销售等服务上显然属于显著性较弱的图形，在“净 JOHKASOU” 案²中，而“净”字在第11类的“污水净化槽”等商品上也属于显著性较弱的汉字。因此，申请人如在复审中强调相关文字或图形属于常用图形或文字，在相关指定商品或服务上识别性较弱，不应被一家独占的主张，在复审案件中具有一定效果。

又比如“bibilee Studio”案³中，申请商标中的“Studio”文字较小，且含义为显著性较弱的工作室，其与申请商标的显著识别部分“bibilee”的组合形成完全可以区别于引证商标的含义和呼叫，此时，商标自身不近似的主张得到了审查员的认同。
 

2）申请商标和引证商标均为具有其他可区分要素的组合商标时
 

如上表的“EASTZHI 及图”案⁴和“正太清及图”案⁵，虽然组合商标中的图形部分具有一定的近似性，但当它与其他的英文或汉字组合，而引证商标也同时具有其他可区分要素时，对商标自身不近似的主张有可能得到审查员的认同的。
 
为印证上述观点，让我们再来看下面“S图形”案⁶及“Smash 及图” ⁷案：
 

 
从上表中的示例可以看到，申请人第一次申请的纯图形商标经驳回复审失败后，在相同图形上增加了识别性较强的英文“Smash”后重新进行了申请，被再次驳回后又申请了复审。但此次申请人对商标自身不近似的争辩，由于其与引证商标分别含有的“Smash”和“惠立洁”加以区分，审查员认同了两商标的文字构成、呼叫含义上区别显著的主张，最终该商标顺利获得授权。
 
综上所述，笔者认为，当一个商标被驳回的原因是因为其商标中含有的显著性较弱的文字或图形，或者申请商标与引证商标相比各自具有其他可区分要素时，复审时仅争辩商标自身的不同，具有一定的成功可能性，企业可以积极进行复审申请。
 

（二）在复审中提交共存同意书
 

笔者利用“摩知轮”数据库以“共存同意书”为关键词进行检索，得到以下参考数据。我们可以清楚的看到，自2021年提交数量达到最高值2,795件，2023年递交数量骤减，仅为1,217件。减少的理由应该与国知局自2021年第4季度开始，对同意书的认定态度发生了较大变化有关。从之前在复审案件中只要提交同意书基本就认可，到把保护消费者利益放在了重要位置而从严把握。目前，只要审查员认为其共存于同一种或类似服务上有可能造成消费者的混淆，则即使出具同意书也基本上都不认可。那么，目前情况下，在复审案件中递交“共存同意书”是否还有必要，是否还能起到一定的作用呢，让我们通过实例来进行分析。
 

驳回复审案件中递交“共存同意书”的案件情况

    

 

1）未采纳同意书的案例
 

在下表的“小狗图形”案⁸、“微博之夜”案⁹等4个案例中，虽然申请人都在驳回复审阶段递交了共存同意书，但审查员认为，保护消费者利益是《商标法》的立法宗旨之一，当事人对于私权的处分应受前述立法宗旨的制约。虽然引证商标所有人出具了商标共存同意书，但申请商标与引证商标构成近似商标，如若共存于同一种或类似服务上会引起消费者混淆为由驳回了相关申请商标的注册申请。需要注意的是，“TSINGTAO PURE DRAFT 及图” ¹⁰ 案的申请人“青岛啤酒公司”和引证商标权人“山东新银麦啤酒有限公司”为关联公司，“H HYUNDAI”案¹¹的申请人“现代自动车株式会社”和引证商标权一至五权利人亦为关联公司，但其提交的同意书均未得到认可。可见，目前国知局对于同意书的认可持非常严谨的态度，为了防止相同或近似商标出现在市场上，对于关联公司的近似商标的共存也持否定态度。
 

2）酌情考虑了同意书的案例
 

自2022年以来，在复审案件中认可同意书的案例骤减。比如，下表所列的“SWISS DELICE 狄妮诗”案¹²和“东东农场”案¹³中，虽然申请人都在复审程序中递交了共存同意书，国知局做出的结论也对申请商标予以了初步审定，但在复审决定中并未出现对同意书的任何评述，均以申请商标和引证商标在整体构成上尚可区分为由核准了相关商标的注册申请。可见，目前国知局对于在决定书中直接认可或采纳共存同意书的表述非常谨慎，即使申请人递交的同意书对审查员的最终判断产生了一定的心证影响，但商标自身在文字构成、视觉效果、呼叫、含义等方面存在一定差异，才是审查员最终做出予以初步审定判断的基础。

此外，在“东东农场”一案中，审查员特别提到了申请人在案中提交了“东东农场”的使用证据。可见，在复审案件中，如果申请商标有实际使用且具有一定知名度，对于证明其与引证商标的共存不致引起相关公众的混淆或误认有一定帮助。
 

3）完全采纳同意书的案例
 

目前，在驳回复审中直接采纳同意书的案子非常少，笔者也列举几个认可案例进行说明。
 

 
在“PILOT”案¹⁴来看，因在一审判决中法官认为诉争商标与引证商标二、三在构成要素、设计风格等方面存在一定差异，且其权利人已出具商标共存同意函，明确表示同意诉争商标在中国的注册，在无证据表明该共存同意函会对消费者利益造成损害的情况下，应当予以尊重，判定国知局重新作出决定。因此，国知局在2023年3月17日依照法院判决重新审理后作出的复审决定，对申请商标予以初步审定。
 

 
在上述“安心达CareDriver及图”案 ¹⁵和“CLYDE BERGEMANN及图”案¹⁶看，与上述PILOT案类似，也是因为一审法院的法官认为引证商标所有人已出具经公证认证的商标共存同意书，且认为两商标自身存在一定差异，其共存不会导致消费者混淆误认。因此，国知局在2023年6月27日及2024年5月20日，依照法院判决分别重新作出的复审决定，对申请商标都予以了初步审定。
 
综上所述，上述三个认同了同意书的案例，都经过了司法程序。可见，虽然目前法院对共存同意书的认可态度虽然还在进一步收紧中，但依然有部分法官对当事人对私权的处分持尊重和支持的态度。笔者认为，虽然目前国知局认可共存同意书的数量极少，但如果申请商标是申请人已经大量使用且对企业至关重要的商标，且其与引证商标在音、形、意上具有一定区别，还是可以积极在复审及后续的行政诉讼中采取递交共存同意书和申请商标的使用证据等方式，从强调商标自身的区别和不会造成消费者混淆误认的角度积极争取。
 
此外，虽然目前国知局和法院对于共存协议的认可都持非常谨慎的态度，但实务中企业之间也确有共存的合理需求。如何实现在庞大市场中不同商标权人的合理共存和包容性发展，在保护消费者利益的同时兼顾私权利益，也是目前企业和商标业界同仁共同关注的重要课题。据悉，今年4月1日起，日本正式实施了商标共存同意书制度。该制度设定的适用要件包括能够确认获得他人同意的资料（即同意书）和不会产生混淆可能性的资料。其中，对“不会产生混淆可能性”，日本特许厅提供了非常明确的要求和示例。比如，申请商标总是与公司名称、公司徽章等标志并用；指定商品的使用领域不同，申请商标总是用于“医疗用计算机程序”，而引证商标则用于“游戏用计算机程序”等等。即要求申请人从商标的构成、商标的使用形式、商标使用的商品或服务、商品的销售方式、销售时间、销售地区等多方面说明商标实际使用情况。并要求双方在同意书中明确，在先权利人同意在后申请商标的注册、相互确认两商标当前的使用情况、双方同意当前的使用情况未来也不会改变，明确商标共存目前乃至今后也不会导致市场混淆等等。可见，目前在日本实施的商标共存制度，从保护消费者利益的角度，在“不会引起混淆可能性”上做出了更多详细明确的要求，其如何证明不会产生混淆可能性的方法值得我们借鉴和参考。笔者认为，在目前的驳回复审案件中，如果申请人能在提供共存同意书的同时，也尽可能的提供“不会产生混淆可能性”的相关证明资料，会对克服驳回理由有积极作用。
 

（三）在复审中以引证商标权人的企业登记被注销未实际使用为由主张不会导致混淆
 

实务中，我们不时会发现不少引证商标权人（仅限公司）已被注销，丧失主体资格的情况。此时，如下表的“潮好味”案¹⁷、“岄界 799”案¹⁸、“龙图形”案¹⁹、“卡通鱼图形”案²⁰、“WOLVES ESPORTS”案²¹五个案件中所示，申请人只需强调“引证商标权人已注销且未对引证商标做出转让等处分，该引证商标实际并未使用，已为市场闲置商标，申请商标与引证商标的并存应不致引起消费者的混淆”，这类主张基本都会被审查员接受。因此，笔者认为，无论是汉字、图形还是英文商标，如果驳回通知中的引证商标属于上述情形时，申请人应积极递交引证商标权人已被注销的证据（比如“国家企业信用信息公示系统”的查询结果）进行复审。下述成功案例也有力佐证了该应对是有效应对策略。
 

 

（四）在复审中充分运用中止审理制度请求审查员等待引证商标的权利状态变化
 

2023年6月，国知局发布了“《评审案件中止情形规范》解读”。目前，在驳回复审案件中以引证商标的状态不稳定请求中止审理的案件越来越多。那么，哪种情况下的中止请求会被审查员接受呢，让我们结合案例来看。
 

1）仅有相对理由时
 

从下表的几个案例来看，目前，中止审理申请仍以必要为原则，只有案件审理中涉及在先权利的确定等情形对审理结果有实质性影响的，审查员才会中止审理。即如果该案中的引证商标可能被消除，比如引证商标正在处于名义变更、转让、撤回、撤销三年不使用（以下称“撤三申请”）、异议、无效、期满未续展尚未满一年等情形中时，审查员接受申请人提出的中止审理的请求的可能性大。但是，如果该案中仅有部分引证商标符合中止情形，但该部分引证商标的最终状态对该案结论不会造成实质性影响时，审查员则不会中止审理。

►引证商标在地址变更中的
 

“Q-SYS”案²²中，四个引证商标的注册人实际就是本案申请人（因地址不同被视为了不同主体），申请人请求中止审理的同时，主张已经向世界知识产权局（WIPO）提交地址变更申请，申请商标的名义和地址将变为与引证商标一致，不存在权利冲突。审查员认可了该中止请求，待相关变更完成后核准了申请商标的指定中国的领土延伸请求。
 

 

►引证商标在无效宣告程序中的
 

在“金日牌”案²³中，申请人放弃了与引证商标二相冲突的商品，同时以“引证商标一在无效宣告程序中，权利状态不稳定”为由请求中止审理。鉴于该引证商标的权利状态对“金日牌”申请商标案的审理结果有实质性影响，审查员中止了该案审理，直到今年3月20日，引证商标一在“电源材料(电线、电缆)”等冲突商品上被无效宣告后才做出了决定，对申请商标在复审商品上的申请予以初步审定。
 

 

►引证商标在撤三申请程序中或商标专用期期满之日起未满一年的
 

在下述“Sheii”案²⁴中，申请人放弃了与引证商标一相冲突的商品“帽”，同时以“引证商标二在专用期期满之日起未满一年，而引证商标三在三年不使用的撤销程序中，权利状态不稳定”为由请求中止审理。鉴于引证商标的权利状态对审理结果有实质性影响，该中止申请符合《评审案件中止情形规范》，审查员中止了该案审理，直到今年1月30日，待申请商标与两件引证商标的冲突被清除后，才在复审商品上对申请商标予以初步审定。
 

 

►不能清除全部引证商标障碍的
 

如下表“图形”一案²⁵中，由于复审时申请人无法对引证商标二提起撤销申请，就以引证商标一、三处于撤三申请审理中为由请求中止审理。审查员在审查该案时，虽然审理时查明了引证商标一、三的撤销程序的状态，但也明确提及了虽然引证商标一、三的权利状态不稳定，但不影响本案审理结论。因此，在该案中，审查员并未中止审理，而是依据审查时的状态直接做出了驳回决定。
 

 

2）同时包括相对理由和绝对理由时
 

如下表“BE CHEF”一案²⁶，由于该案驳回理由中除了相对驳回理由，还有违反《商标法》第十一条第一款第(三)项的绝对驳回理由，当审查员认为该绝对驳回理由成立时，引证商标的权利状态就不会对该案审查结果造成实质性影响。因此，在该案中，审查员未接受申请人的中止审理请求，直接做出了驳回决定。
 

 
当然，如果在复审案件中，如有机会同时克服相对和绝对驳回理由，还是值得积极尝试复审的。比如在下表所示“马大姐剥皮软糖” ²⁷、“1664 槟悦啤酒” ²⁸及“KOKSHETAU KAZAHSTAN TURAN WATER 及图”²⁹三个案件，驳回通知中就同时含有绝对驳回和相对驳回理由，申请人为克服第十条第一款第（七）项的绝对驳回理由，分别只针对部分驳回商品进行复审，而同时以引证商标处于驳回复审、撤销三年不使用申请或转让中为由请求了中止审理。在这三个案件中，因为申请人做出的商品删减或限定成功克服了绝对驳回理由，因此，克服相对理由的中止审理的请求也都得到了审查员认可。最终，该三件申请商标都在引证商标不再构成注册障碍后顺利被初审公告。

此外，从该三个案例中，笔者也注意到申请人收到了以《商标法》第十条第一款第（七）项的绝对驳回理由时，如果涉及对商品的质量、原料等特点的误认的，在复审中对指定商品进行删减（国内及国际申请均可）或限定（仅限马德里国际注册申请）是一个非常有效的策略。在该三个案例中，由于申请人分别将其指定商品删减或限定为“软糖(糖果)”、“啤酒”或“水”等相关的指定商品后，都顺利克服了相关绝对驳回理由。
 

 

三、结语
 

本文中，笔者结合自己的实务经验和最新实例给出了部分在驳回复审案件中商标相同或近似时可采取的应对策略。如前所述，虽然目前中国的商标驳回复审案的整体胜算不高，但只要在收到驳回通知后认真分析驳回理由，根据不同情况个案分析，并调整申请策略（比如调整商标设计、针对删减或限定后的商品复审等），再加上代理人的专业协助，还是可以最大限度地提升复审的胜算，为商标的最终获准注册奠定坚实基础的。
 
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