一个合作商标共有案件带来的若干启示 ——约定商标共有情形下的留意点

创业初期，以投资者个人名义持有商标权等知识产权的案例很多，合作各方共同申请注册1个商标的情形也并不鲜见。此时，即属于《商标法》第5条规定之商标共有情形。商标共有，并不会导致权利本身有所不同，不过，因为同时有多个权利人，在行使权利、使用商标等方面，会有一些其它问题和风险。

最近，笔者也看到了类似的案例，因此想借机与大家一同探讨：合作时约定商标共有，应该注意哪些事项。

1、案件背景

在（2020）粤06民终1866号案件（下称“本案”）中，一审原告、二审被上诉人为鸿钢公司，其法定代表人为姚某；一审被告、二审上诉人为章某。姚某与章某原本为合作关系，早于2004年就共同设立了鸿钢工厂，并约定无论以任何一方申请知识产权，均属于共同所有。随后，以姚某名义申请注册了涉案商标。后二人决定注销鸿钢工厂，并共同出资设立了鸿钢公司，由姚某担任法定代表人。鸿钢工厂一直以来实际使用涉案商标。

2017年08月17日（下称“转让日”），姚某与章某签署《转让合同》，约定章某将其持有的鸿钢公司的股权转让给姚某，并完成了工商变更。同年年底，章某起诉姚某，主张涉案商标为共有商标。经法院审理后，认定涉案商标为章某、姚某共有。

2018年12月起，鸿钢公司就涉案商标多次提起撤三申请。与此同时，章某就鸿钢公司转让日后使用涉案商标的行为发送《权属告知函》。鸿钢公司答复“属于商标的在先使用，不构成侵权”，并要求章某起诉解决。因章某未起诉，鸿钢公司提起确认不侵权之诉。本案历经一审、二审后，法院最终认定不侵权。

本案中，在转让日前，因姚某与章某为合作经营关系，因此二人对于鸿钢公司可以使用涉案商标的事实均予以认可。章某在发送给鸿钢公司的告知函中，也明确提到，“在合伙期间双方当事人默认许可两人共同投资的企业使用涉案商标”。即，姚某与章某虽均未向鸿钢公司出具过商标使用授权书，但鉴于两人共同经营鸿钢公司的事实，可推定二人许可鸿钢公司使用了涉案商标。法院亦对前述事实进行了查明。

本案的争议焦点为，鸿钢公司是否有权在转让日后使用涉案商标。

二审法院认为，在章某退出鸿钢公司的投资、经营后，无法推定章某继续许可鸿钢公司使用。但是，由于姚某仍然担任鸿钢公司的法定代表人，章某也未明确表示禁止鸿钢公司继续使用涉案商标，只是向鸿钢公司发出告知函要求鸿钢公司提供姚某的授权书。因此，在姚某未明确作出终止许可的意思表示之前，签署《转让协议书》并不当然终止许可，鸿钢公司使用涉案商标的行为不构成侵权。

2、留意点

（1）提前约定共有人单独对外实施普通许可的条件等

本案为典型的因商标共有引发的纠纷。那么，在商标共有情形下，一方意许可他人使用商标时，是否必须征得其他权利人的同意？

关于这一问题，曾经也是争议问题。其实早在2016年的《最高人民法院知识产权案件年度报告》中，针对这一问题已有定论，“在再审申请人张绍恒与被申请人沧州田霸农机有限公司、朱占峰侵害商标权纠纷案（2015）民申字第3640号】中，最高人民法院指出，在商标权共有的情况下，商标权的行使应遵循当事人意思自治原则，由共有人协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方共有人不得阻止其他共有人以普通许可的方式许可他人使用该商标。”

即，商标共有情形下，除非有特别约定，否则任何一方均有权以普通许可的方式许可他人使用共有商标。

本案中，二审法院认为虽然无法推定章某继续许可鸿钢公司使用涉案商标，但由于能推定姚某没有收回许可，因此认定不侵权。只是，法院在得出结论时，其还提到一个依据，“章某未明确反对”。笔者认为，这点是法院为推定其结论正确的佐证之一，但即便没有这一前提，基于上述最高院的年报，仍可得出不侵权的结论。

同时，商标共有人一方单独对外普通许可时，其他权利人能否主张分享许可费呢？本案及最高院公报中没有提及这一问题。实务观点也认为目前有点不明确。笔者更倾向于认为，在权利人之间合理分配许可费更为妥当。例如，《专利法》第14条即有类似规定。建议今后《商标法》修订时也可以做相应考量。

另外，《商标法》第43条还规定了，许可人有监督被许可人使用其注册商标的商品质量的义务等。若共有权利人一方单独许可时，其他权利人是否有必要承担前述质量保证义务呢？还是有必要根据许可合同是否备案，来判断能否对抗善意第三人呢？这些都有不明朗之处。

如上现状之下，为避免此类风险，建议在合作初期即尽可能做相关约定，包括但不限于一方能否单独对外普通许可、许可费应当如何分配、具体如何承担质量保证义务等。当然，若能要求对方进行许可合同备案的话，可以进一步降低前述风险。

（2）合作初期约定个人持有商标，后续建议及时变更

创业初期，为手续方便，以投资者个人名义注册商标的情形非常多。但是，一旦企业发展壮大，相关弊端也会凸显，此时可以考虑及时进行名义变更。

例如本案，恐怕姚某在签署《股权转让协议》时忘记了双方曾对知识产权进行特别约定，以为自己是名义上的权利人就万事大吉。如果当时能够在《股权转让协议》中也就商标权利进行约定，或者公司步入正轨后即将权利变更为公司持有，可能就不会有本案的一系列纠纷了。

（3）收购、并购时，留意股东、实际控制人与公司知识产权财产混同的情形，并约定违约责任

本案的一个重大背景为姚某收购了章某持有的股权。实务中，进行类似的收购、并购案件时，都会先进行尽职调查。本案提醒我们，重要股东、实际控制人可能存在与公司知识产权财产混同情形，因此除了对目标公司的相关财产进行尽调外，针对重要股东、实际控制人名下的知识产权，也有必要加以关注，确认其为公司财产、还是个人财产。

另外，本案中的涉案商标最初虽以姚某一个人的名义注册，但其真正的权利人为姚某与章某两个人。以防前述“名不副实”的风险，建议在后续的收购合同、并购合同中约定，由对方就收并购前存在的权利瑕疵等承担违约责任。

（4）活用各种手段进行维权

其实，本案有一个特殊点：鸿钢公司对涉案商标提起了撤三申请，而权利人之一的姚某放弃了答辩，因此推测章某为意图取得使用证据，而向鸿钢公司发送告知函。

而鸿钢公司，无论在答复中还是诉讼中，均主张其行为为“在先使用”而非获得了授权，恐怕目的亦是如此，以防授权书使其在撤三案件中陷入两难境地。

同样，面对告知函，鸿钢公司果断地提起了确认不侵权之诉，此举直接转被动为主动，也避免了后续不断遭到类似“告知”。

如上各种对策，也给我们今后采取维权方式时活用各种手段提供了一些参考。

合作进行创业再常见不过，重要的是根据不同阶段及时进行管理方式的调整、转变。否则，若因为当初的一些做法已跟不上企业发展而给未来造成隐患就太得不偿失了。本案也给我们敲响了警钟，无论是事前的审慎调查，还是合同中的各种明文约定，可以从关注小细节中预防大损失。