Introduction In the chemical field, it is difficult to seek invalidation of a patent claiming to have achieved unexpected technical effect. This case provides a strategy for success...
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Chinesischer Patentanwalt Ran DUAN
Linda LIU & Partners
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Im Rahmen der Patentanmeldungssumme und ihrer Steigerung in China wird die Erfinderische Tätigkeit mehr und mehr von Prüfern beachtet. In der Regel verwendet ein chinesischer Prüfer eine Drei-Schritte-Methode, wodurch aufgrund des nächstliegenden Stands der Technik, d.h. einer in Entgegenhaltung 1 veröffentlichten Ausgestaltung, ein Unterscheidungsmerkmal festgestellt werden kann. Der Fokus vom Anmelder bzw. Prüfer liegt somit auf der Frage, ob es eine solche Lehre gibt, die den Eingriff des Unterscheidungsmerkmals in den nächstliegenden Stand der Technik ermöglicht, wenn das oben genannte Unterscheidungsmerkmal in der Entgegenhaltung 1 bzw. einer anderen Entgegenhaltung veröffentlicht ist.
Es geht in diesem Text hauptsächlich um die Gegenlehre. Der Begriff „Gegenlehre“ ist in den chinesischen Richtlinien tatsächlich nicht deutlich definiert, sondern lebt im Kopf des Prüfers und verursacht das Denkmuster, ob sich eine Gegenlehre aus dem Teil der Entgegenhaltung 1 bzw. einer anderen Entgegenhaltung ergibt.
Wir nehmen zum Beispiel eine Alulegierung, die die Elemente a, b, c und Aluminium umfasst, wobei die jeweiligen Gehalte definiert sind. Der Erfindung liegt die Aufgabe X zugrunde, die ausgezeichnete Bearbeitbarkeit zu erhalten und die mechanische Festigkeit zu erhöhen. Und Entgegenhaltung 1 veröffentlicht eine Alulegierung, deren Aufgabe Y ist. Das Unterscheidungsmerkmal umfasst: Anspruch 1 definiert den a-Gehalt von 0,2wt% bis 0,35wt%, jedoch ist kein a in Entgegenhaltung 1. Es gibt zudem in der Erfindung keine Beschreibung über die Wirkung von Element a, während es in Entgegenhaltung 1 den Korrosionsschutz beeinträchtigt.
Die Beanspruchung von Gegenlehre kann hierbei zu zwei Ergebnissen führen.
Fall 1: Y umfasst keine Korrosionsbeständigkeit.
In diesem Fall nutzt die Beanspruchung von Gegenlehre häufig nichts. Der Prüfer bzw. die Beschwerdekammer denkt, dass es in Entgegenhaltung 1 keine deutliche Beschreibung über die Korrosionsbeständigkeit gibt. Das ist einerseits so zu verstehen, dass man nicht beweisen kann, dass wenig a in Entgegenhaltung 1 entweder zur vollständigen Paralyse ihrer Ausgestaltungen oder zur Beeinträchtigung von Y führen kann. Andererseits kann ein Fachmann durch konventionelle technische Anpassung leicht den erfindungsgemäßen a-Gehalt erhalten.
Da es in der Erfindung keine deutliche Beschreibung über die technische Wirkung vom a-Gehalt gibt, kann der Anmelder sich nur schwer gegen die Wirkungsperspektive verteidigen. Der a-Gehalt-Unterschied zwischen der Erfindung und Entgegenhaltung 1 wird vom Anmelder als 0 oder 1 verstanden, allerdings vom Prüfer bloß als eine Formsache.
Dieser Verständnisunterschied kann auf den großen Interpretationsraum der Gegenlehre Bezug nehmen. Im engeren Sinne kann eine Gegenlehre nur festgestellt werden, wenn X das gleiche wie Y ist oder beide ähnlich sind. Das ist tatsächlich sehr selten der Fall. Im Allgemeinen kann eine Gegenlehre dann festgestellt werden, wenn das Unterscheidungsmerkmal in der Erfindung eine andere Rolle spielt als in Entgegenhaltung 1. Trotz des Verständnisunterschieds kann es ungünstig fürs Bestreiten sein, wenn der Anmelder es nicht beweisen kann, dass wenig a in Entgegenhaltung 1 entweder zur vollständigen Paralyse ihrer Ausgestaltungen oder zur Beeinträchtigung von Y führen kann.
Fall 2: Y umfasst Korrosionsbeständigkeit.
In diesem Fall kann es vorteilhaft sein, die Gegenlehre zu beanspruchen, da das Unterscheidungsmerkmal hier als ein benötigtes Mittel für Entgegenhaltung 1 verstanden werden kann. Beeinträchtigt wird Aufgabe Y durch Zusatz von Element a, das aber nicht unbedingt zur Paralyse aller Ausgestaltungen führt.
Obwohl die hier im Fall 2 beanspruchte Gegenlehre dem oben genannten allgemeinen Verständnis entspricht, soll Aufgabe Y auch beachtet werden. Da ein Fachmann (als ohne Kreativität angenommen) den Stand der Technik nur verbessern nicht aber das gesamte Konzept dekonstruieren soll.
Zusammengefasst empfiehlt es sich im Fall 2 die Gegenlehre zu beanspruchen. Tatsächlich wird der Umfang des in Entgegenhaltung 1 definierten Merkmals vom Prüfer bzw. der Beschwerdekammer verbreitet, jedoch ohne einen eindeutigen und konkreten Standard. Diese Prüfungslogik kann somit riskant sein, und so beispielsweise zur Über-Interpretation vom Stand der Technik führen.
Auch aus wirtschaftlicher Sicht wurde Fall 1 in der Praxis behandelt. Der Zusatz von Element a kann beispielsweise höhere Kosten verursachen und zugleich die Korrosionsbeständigkeit reduzieren. Es bleibt dann offen, ob ein Fachmann noch motiviert ist, einen solch ungünstigen Versuch zu unternehmen.
