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Patentanwalt: Rand DUAN
Linda Liu & Partners
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Manche Produkt-Ansprüche sind aufgrund eines Anwendungsmerkmals beschränkt. Obwohl man noch unterschiedliche Ansichten auf die Beschränkungswirkung von Anwendungsmerkmalen hat, ist ein Standard in der Prüfungspraxis bzw. in der Justizpraxis schon vorhanden, um Neuheit und erfinderische Tätigkeit eines Anspruchs mit Anwendungsmerkmal sowie eine betreffende Verletzung zu beurteilen.
 
Chinesische Prüfungsrichtlinien schreiben vor, dass während der Prüfung zur Beurteilung der Neuheit eines Anwendungsmerkmal enthaltenden Produkt-Anspruchs berücksichtigt werden soll, ob das Anwendungsmerkmal eine bestimmte spezielle Struktur und/oder Kombination des zu schützenden Produkts impliziert. Darüber hinaus regelt das Patentgesetz, dass während des Verletzung-Prozesses der Schutzumfang des Anspruchs sich an dem Inhalt des Anspruchs zu orientieren ist. Gerichtlicher Auslegung nach ist beim Merkmale-Vergleich ein Prinzip der universellen Deckung festzustellen.
 
In der Anmeldung auf chemischem Gebiet ist es üblich, dass der Anspruch sich um eine gereinigte Chemikalie mit bestimmter Reinheit handelt, und die Anwendung der Chemikalie mit dieser Reinheit vorgegeben ist. Ein typischer Anspruch in einer Anmeldung lautet bspw.
 
a. Verbindung A mit Reinheit X (oder davon Gehalt an Verunreinigung a Y beträgt), mit welcher B hergestellt wird.
b. Verbindung A zur Herstellung von B mit Reinheit X (oder davon Gehalt an Verunreinigung a Y beträgt).
 
Die Prüfungsstelle hält meistens Ansprüche a und b für nicht neu, wenn sie eine Vorveröffentlichung D gefunden hat, welche die Verbindung A offenbart. Die Prüfungsstelle ist der Auffassung, dass die beiden Ansprüche eine existente Verbindung A zu schützen versuchen, obgleich die Ansprüche das Anwendungsmerkmals sowie die das Anwendungsmerkmal betreffende Reinheit bzw. den das Anwendungsmerkmal betreffenden Verunreinigungsgehalt umfassen. Das Anwendungsmerkmal und das Reinheitsmerkmal sind nicht berücksichtigt, weil beide Merkmale keine Beschränkungswirkung auf die eigentliche Struktur der Verbindung A haben.
 
Die Meinung der Prüfungsstelle entspricht den vorliegenden Prüfungsrichtlinien. Es besteht aber freier Raum für Diskussionen. Beispielsweise ist der Schutzumfang des Anspruchs a oder b nicht auf die Verbindung A selbst zu beschränken, sondern als eine Verbindung mit bestimmter Reinheit oder Verunreinigung zur Herstellung B festzustellen. Des Weiteren soll das Anwendungsmerkmal eine Beschränkungswirkung auf die Kombination des Reinigungssystems haben, weil ein Zusammenhang zwischen dem Anwendungsmerkmal und der Reinheit bzw. dem Verunreinigungsgehalt besteht. Eine Argumentation ohne Änderung des Anspruchs wird in der Praxis jedoch meistens zurückgewiesen. Deshalb schlagen wir vor, den Anspruch weiter zu begrenzen.
 
Falls die Prüfungsstelle eine Vorveröffentlichung D‘ gefunden hat, die ein Reinigungssystem der Verbindung A mit gleicher Reinheit oder gleichem Verunreinigungsgehalt hat wie Anspruch a bzw. b. Der Anspruch ist nicht neu, weil das Anwendungsmerkmal die Kombination des Reinigungssystems nicht beeinflusst.
 
In diesem Fall kann der Anmelder den Produkt-Anspruch in einen Anwendungs-Anspruch umschreiben. Der geänderte Anspruch ist neu. Dann berichtet man über die von der Anmeldung erzielten technischen Effekte, damit der Anspruch die Anforderung der erfinderischen Tätigkeit erfüllt.
 
Ein Umschreiben von einem Produkt-Anspruch zu einem Anwendungs-Anspruch ist in der Praxis eine übliche Maßnahme und erhöht die Erteilungsrate deutlich. Soll der Anmelder aus Bedürfnis des Marktes oder der Strategie einen Produkt-Anspruch brauchen, ist ein Umschreiben in eine andere Ausdrucksform notwendig. Beispielsweise lautet der ursprüngliche Anspruch:
 
Verbindung A mit Gehalt Y an Verunreinigung a, mit welcher B hergestellt wird.
 
Die Prüfungsstelle hat eine Vorveröffentlichung D‘‘ gefunden, die eine Methode zur Reinigung der Verbindung A veröffentlicht. Außerdem offenbart D‘‘, dass mittels der Methode der Gehalt aller Verunreinigungen - z.B. Verunreinigung a - einstellbar ist. Allerdings ist der Umfang von Gehalt an Verunreinigung a aus D‘‘ nicht bekannt und C wird anstelle von B mit A hergestellt.
 
Der geänderte Anspruch lautet:
 
Zusammensetzung umfassend Verbindung A zur Herstellung B, wobei der Gehalt an Verunreinigung a in der Zusammensetzung Y beträgt.
 
Der geänderte Anspruch schreibt das Reinigungssystem der Verbindung A in eine Zusammensetzung umfassend Verbindung A um. Der Grund liegt darin, dass der neue Anspruch mittels Maßnahme für Zusammensetzung-Produkt-Anspruch beschränkt durch Anwendungsmerkmal auf chemischem Gebiet behandelt werden kann.
 
Da die Vorveröffentlichung D‘‘ weder Gehalt an Verunreinigung a noch die Anwendung zur Herstellung B offenbart, ist der geänderte Anspruch neu. Doch hat die Prüfungsstelle der erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs in Frage gestellt. Die Prüfungsstelle ist der Auffassung, dass der Unterschied der Zusammensetzung durch den Gehalt an Verunreinigung a im Anspruch ausgedrückt wird, auch wenn der Anspruch ein Anwendungsmerkmal enthält. Weiterhin kann man nicht bestimmen, welche zusätzliche Beschränkung für die Kombination der Zusammensetzung von dem Anwendungsmerkmal eingebracht wird. Deswegen schützt der Anspruch wesentlich ein Reinigungsprodukt. Die Vorveröffentlichung D‘‘ veröffentlicht ebenfalls ein Reinigungsprodukt der Verbindung A. Und es besteht keine technische Schwierigkeit um den Gehalt an Verunreinigung zu kontrollieren. Es ist folglich einfach, ein Reinigungsprodukt des Anspruchs durch Einstellung des Verunreinigungsgehalts nach D‘‘ zu kriegen.
 
Das Reinigungsprodukt ist eine spezifische Zusammensetzung. Kann man es nicht beweisen, den Verunreinigungsgehalt nach Anspruch im Stand der Technik schwer zu erzielen, ist das Reinigungsprodukt mit solchem Verunreinigungsgehalt offenbart. Das öffentliche Interesse kann bedroht werden, wenn der oben genannte geänderte Anspruch erteilt wird.
 
Die Einstellung des Verunreinigungsgehalts ist in der Technik nicht schwer, trotzdem gibt es neben ökonomischen Aspekten, unserer Meinung nach, noch andere Schwierigkeiten. Zwischen dem Anwendungsmerkmal und dem Verunreinigungsgehalt in der Anmeldung besteht ein enger Zusammenhang. Die Anwendungsbeschränkung trägt auch zur Kennzeichnung der Anmeldung von Vorveröffentlichung D“ bei. Des Weiteren ist das mit A hergestellte Produkt B  anders als Produkt C in D‘‘ und hat erhöhte optische Eigenschaften. Deshalb ist die Anwendungsbeschränkung nicht zu ignorieren.
 
Wie oben erwähnt ist während des Verletzungs-Prozesses der Schutzumfang des Anspruchs sich an dem Inhalt des Anspruchs zu orientieren. d.h. das Merkmal „zur Herstellung B“ hat eine Beschränkungswirkung auf den Gegenstand. Eine Feststellung von der Anwendungsweise ist notwendig, wenn das Reinigungsprodukt mit gleicher Zusammensetzung vorliegt. Dies bedroht das öffentliche Interesse nicht.
 
Im Bescheid der Prüfungsstelle gilt „keine Schwierigkeit in der Technik“ als „Offenbarkeit“. Das führt dazu, dass die Beschränkungswirkung des Anwendungsmerkmals auf das Reinigungsprodukt ignoriert wird und der spezielle Effekt des Reinigungsprodukts nicht berücksichtigt wird.