Unterschiede zwischen China und Europa bei teilweisen Änderungen von Patentschriften
Abteilung Mechanik
Xianhua SHEN
Um die vom Prüfer angesprochenen Probleme zu überwinden oder den gewünschten Schutzumfang zu erhalten, kann der Anmelder im Rahmen des Patentanmeldungs- (Erfindungs- oder Gebrauchsmuster-) Verfahrens die Anmeldungsunterlagen, und damit in der Regel auch die Patentansprüche, ändern. Die Beschränkungen, die solchen Änderungen auferlegt werden, sind von Land zu Land unterschiedlich. Von allen Ländern haben China und Europa die strengsten Anforderungen an Änderungen, die außerhalb des Schutzumfangs der ursprünglichen Offenbarung fallen. In diesem Artikel werden einige der zahlreichen Änderungsmöglichkeiten bei Patentbeantragungen in China und Europa erläutert.
Art der teilweisen Änderungen in China
In China darf die Änderung der Patentanmeldungsunterlagen nicht über den Umfang der ursprünglichen Beschreibung und Patentansprüche hinausgehen, der in Artikel 33 des Patentgesetzes festgelegt ist. Die Prüfung des Antrags auf Änderung der Erfindung durch den chinesischen Prüfer war vor einiger Zeit sehr streng und es wurde häufig darauf hingewiesen, dass die Änderungen außerhalb des Rahmens der ursprünglichen Offenbarung fallen. In der Argumentation gegenüber dem Prüfer war der Anmelder oft gezwungen, einige Spezifikationen aus der Beschreibung eins zu eins den Patentansprüchen hinzuzufügen.
In den letzten Jahren haben chinesische Prüfer die Überprüfungskriterien für teilweise Änderungen gegenüber der ursprünglichen Offenbarung jedoch sukzessive gelockert, wie folgende Beispiele zeigen.
Beispiel 1
Grundlage der Änderung:
Die Merkmale A, B und C erscheinen im selben Satz der ursprünglichen Anmeldung (Beschreibung oder Patentanspruch).
Änderung:
Das Merkmal A wird in den Patentanspruch 1 eingefügt, die Merkmale B und C nicht.
Ergebnis:
Es besteht die Möglichkeit, dass die Änderung vom Prüfer akzeptiert wird. Es kann aber auch Prüfer geben, die sagen, dass die Modifikation außerhalb des Schutzumfangs fällt, da die Merkmale B und C zu Merkmal A gehören und deshalb in Patentanspruch 1 enthalten sein müssen. Diese Möglichkeit ist jedoch geringer als in der Vergangenheit.
Beispiel 2
Grundlage der Änderung:
Merkmal A ist in einer spezifischen Ausführungsform der Beschreibung offenbart und Merkmale a1, a2 und a3, die Merkmal A weiter einschränken, sind ebenfalls offenbart.
Änderung:
Das Merkmal A wird in den Patentanspruch 1 eingefügt, die Merkmale a1, a2 und a3 aber nicht.
Ergebnis:
Die Änderung wird sehr wahrscheinlich vom Prüfer akzeptiert.
Beispiel 3
Grundlage der Änderung:
In einem Patentanspruch werden die Merkmale A, B und C definiert. Im ursprünglichen Anmeldungsdokument (Beschreibung oder Patentanspruch) werden die aus a1, a2 und a3 auswählbaren untergeordneten Merkmale von A offenbart, die aus b1, b2 und b3 auswählbaren untergeordneten Merkmale von B offenbart und die aus c1, c2 und c3 auswählbaren untergeordneten Merkmale von C offenbart.
Änderung:
In den Patentansprüchen werden A, B und C weiter eingeschränkt, dadurch dass konkrete Kombinationen von untergeordneten Merkmalen von A, B und C angegeben werden. Beispielsweise werden die kombinierten Merkmale (a1, b1, c1) oder (a2, b3, c1) usw. konkret in die Patentansprüche eingefügt.
Ergebnis:
Wenn die Merkmale A, B, C und ihre spezifischen untergeordneten Merkmale mechanische oder elektrische Merkmale sind, werden die spezifischen Kombinationen von untergeordneten Merkmalen normalerweise vom Prüfer akzeptiert. Wenn die Merkmale A, B, C und ihre spezifischen untergeordneten Merkmale chemische Substanzen sind, werden die obigen Modifikationen vom Prüfer sehr wahrscheinlich akzeptiert werden. Dies gilt auch für den Fall, dass A, B und C die drei Elemente derselben Markush-Formel sind.
Der Autor ist der Ansicht, dass Änderungen in der Art der obigen Beispiele typischerweise vom Prüfer akzeptiert werden. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dies zwangsläufig der Fall ist, da auch chinesische Prüfer über einen gewissen Ermessensspielraum verfügen und so unterschiedlich restriktiv verfahren können.Darüber hinaus ist zu beachten, dass die folgenden Änderungen von chinesischen Prüfern nur schwer zugelassen werden können.
Im Folgenden werden noch zwei Beispiele von Änderungen diskutiert, denen die chinesischen Prüfer in der Regel nicht zustimmen werden.
Beispiel 4
Grundlage der Änderung:
Das ursprüngliche Merkmal a.
Änderung:
Das Merkmal a wird durch seinen Oberbegriff A als Merkmal ersetzt. Beispielsweise darf man keinen speziellen Begriff wie „Phasendifferenz des Signals“ (Merkmal a) durch einen allgemeinen Begriff wie „Fehler“ (Merkmal A, Oberbegriff) ersetzen.
Ergebnis:
Der Prüfer wird mit großer Wahrscheinlichkeit feststellen, dass das hinzugefügte Merkmal A außerhalb des Schutzumfangs fällt.
Beispiel 5
Grundlage der Änderung:
Das spezifische Ausführungsbeispiel 1 weist die Merkmale A und B auf und das spezifische Ausführungsbeispiel 2 weist die Merkmale C und D auf. In dem ursprünglichen Anmeldungsdokument wird keine klare Aussage darüber gemacht, wie die Merkmale der Ausführungsbeispiele 1 und 2 zu kombinieren sind.
Änderung:
Es werden zusätzliche Kombinationen von Merkmalen aufgenommen, die Merkmale aus den ursprünglichen Ausführungsbeispielen verbinden, wie z. B. (A+D), (A+C+D) oder (B+C).
Ergebnis:
Es wird möglicherweise von den Prüfern darauf hingewiesen, dass die Änderung außerhalb des Schutzumfangs der ursprünglichen Offenbarung fällt.
Es ist anzumerken, dass Sätze wie „unterschiedliche Ausführungsbeispiele/ Ausgestaltungen in der vorliegenden Erfindung können beliebig miteinander kombiniert werden“ und dergleichen, im Allgemeinen nicht vom Prüfer als Grundlage für die Änderung anerkannt werden. Um dem obigen Umstand gerecht zu werden, ist es notwendig, alle Kombinationen von Merkmalen in eigenen Ausführungsformen in den Spezifikationen klar darzustellen.
Art der teilweisen Änderungen in Europa
Der europäische Gegenpart von Artikel 33 des Chinesischen Patentgesetzes ist der Artikel 123(2) EPÜ des Europäischen Patentamts. In beiden steht gleichermaßen, dass Änderungen nicht über den Schutzumfang der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen dürfen. Dem Wortlaut dieser Vorschriften sind die Unterschiede zwischen China und Europa bei der Bewertung von Änderungen im Hinblick auf den Schutzumfang schwer zu entnehmen. Oft denken Antragsteller, dass China weltweit die strengsten Prüfungskriterien im Hinblick auf die Bewertung von Änderungen hinsichtlich des ursprünglichen Schutzumfangs hat. Jedoch ist es aktuell der Fall, dass das Europäische Patentamt (EPA) zumindest hinsichtlich einiger Kriterien einen strengeren Bewertungsstandard anlegt, als das Chinesische Patentamt bei der Bewertung von Änderungen hinsichtlich des Schutzumfangs der ursprünglichen Fassung.
Beispielsweise werden Änderungen, wie sie in Ausführungsbeispiel 3 in Bezug auf die Auswahl von Kombinationen dargelegt wurden, insbesondere für chemische Substanzen (einschließlich der Markush-Formel), nicht ohne Weiteres vom Europäischen Patentamt akzeptiert.
Im Falle der Änderung in Ausführungsbeispiel 1 wird es vom EPA in der Regel nicht akzeptiert werden, nur Merkmal A in die Patentansprüche aufzunehmen, da in der ursprünglichen Fassung die Merkmale A, B und C nur in Kombinationen aufgeführt wurden. Dies wird als eine Überschreitung des ursprünglichen Schutzumfangs angesehen. Ebenso führt das alleinige Aufführen von Merkmal A, ohne die Angabe von Merkmal a1, a2 und a3, leicht zu einer Ablehnung des EPA wegen Schutzumfangsüberschreitung.
Im Hinblick auf diese strikte Überprüfung durch das EPA wird empfohlen, dass der Antragsteller die spezifischen untergeordneten Merkmale vorab in den Anmeldungsunterlagen vermerkt.
Zum Beispiel wird für Ausführungsbeispiel 3 empfohlen, bestimmte Kombinationsmerkmale wie (a1, b1, c1), (a2, b3, c1) usw. in den Antragsunterlagen explizit auszuführen.
Für das Ausführungsbeispiel 1 wird empfohlen, in der Anmeldung anzugeben, dass es keinen engen Zusammenhang zwischen A und B und C gibt und einen extra Beschreibungsteil nur auf Basis von Merkmal A hinzufügen.
Für das Ausführungsbeispiel 2 wird vorgeschlagen, zwei Ausgestaltungen bezüglich des Merkmals A und der Merkmale (A, a1, a2 und a3) separat aufzuschreiben. Die Ausführungsbeispiele 4 und 5 werden sowohl vom Europäischen Patentamt als auch vom Chinesischen Patentamt grundsätzlich kaum angenommen. Es ist anzumerken, dass die Patentansprüche in den europäischen Anmeldungsunterlagen häufig auf mehrfache abhängige Ansprüche verweisen werden, um einerseits Kosten zu sparen und andererseits möglichst viele Kombinationen verschiedener Merkmale abzudecken.
Zusammenfassung
Es wird in diesem Artikel an spezifischen Beispielen diskutiert, wie Änderungen gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung von Prüfern in China und Europa, im Hinblick auf Schutzumfangsüberschreitungen, bewertet werden und somit existierende Unterschiede in den Bewertungskriterien zwischen China und Europa herausgestellt. Anmeldungen, die nicht nur beim Chinesischen Patentamt, sondern auch beim Europäischen Patentamt eingereicht werden, müssen gezielt abgefasst werden, um den strengen Prüfungsstandards zu genügen und um ausreichend Spielraum für Änderungen im weiteren Verfahrensverlauf zu haben.
