浅谈具体放弃式修改的不同方式对保护范围的影响

在专利申请过程中，一般都会涉及权利要求的修改。审查指南中规定的“具体放弃式”修改是一种特殊的修改方式，是通过采用否定性词语或排除的方式来放弃权利要求的部分保护范围。由于具体放弃的内容通常是在原申请中没有公开的内容，因此这属于一种特殊的修改方式。

在审查实践中，通常仅以下三种情况允许用放弃式修改来修改权利要求：

(1)从权利要求中排除不授予专利权的主题；

(2)排除抵触申请的相关内容以使权利要求具备新颖性；

(3)排除“偶然占先”的现有技术以使权利要求具备新颖性。

其中，“偶然占先”的现有技术是指所属技术领域与发明的技术领域相差很远，解决完全不同的技术问题，发明构思完全不同，所述现有技术对于本发明的完成没有任何教导或启示。

为了克服抵触申请或“偶先占先”而修改权利要求时，一般会采用否定性词语或排除的方式来修改权利要求以使得修改后的权利要求具备新颖性（以及创造性）。例如可以使用“不包括…”、“不含有…”或者“排除…”等表述对权利要求进行修改。

然而，代理实践中也发现，虽然通过否定性词语的排除可以使得修改后的权利要求获得新颖性，但在不同的具体情况下，不同表述的应用有可能带来不同的法律后果。

<案例介绍>

案例1：

本申请权1：一种聚烯烃系树脂用成核剂，其为一种或多种具有下通式（1）表示的结构的化合物：

审查意见中，引用了对比文件1（现有技术），指出本申请权利要求1不具备新颖性。其中该对比文件涉及一种药用化合物，其列举的具体结构中包括A，B，C…等具体结构的化合物，其中，A落入了上述通式（1）的范围。

显然，由于对比文件1与本申请的技术领域相差非常远，因此，可以认为对比文件1的情况属于上述“偶然占先”公开的情况。进一步，为了克服新颖性的问题，作为代理人通常首先想到的是采用“具体放弃式修改”。

然而，虽然从获得专利权的角度来看，只要通过对对比文件1中的化合物A进行“具体放弃”即可。然而，在实践中，也需要从细节上考虑不同的表述可能带来的法律结果上的差异。

具体而言，可以通过以下修改方式完成上述“具体放弃”：

①在权利要求1中限定“所述成核剂不包括化合物A”；

②在权利要求1中限定“所述通式（1）不包括化合物A”；

③在权利要求1中限定“所述成核剂不为化合物A”；

④在权利要求1中限定“所述通式（1）不为化合物A”；

通常而言，通过上述四种修改后的权利要求1能够获得授权，但实际上“具体放弃”的技术方案的范围是不同的，因此，在主张专利权时可能会遇到不同的情况，例如：

如果一项技术方案L中同时使用了三种成核剂，即，成核剂A+B+C，那么这样的技术方案是否落入了上述①～④修改后的权利要求的范围呢？

对此，我们认为：

对于①和②而言，可能已经被视为在授权程序中具体放弃了成核剂包括A化合物的那些技术方案，因此，在主张上述技术方案L侵犯了专利的专利权时可能会受到一定的挑战或限制。

对于③和④而言，我们认为具体放弃的技术方案为成核剂或通式（1）为化合物A的技术方案，而并未放弃成核剂或通式（1）为化合物A+B+C+..的情况，因此，我们认为这样的修改可能对于专利权人主张权利而言是较为有利的。

案例2：

本申请权1：一种导电组合物，其包括：

1）粘合剂组分，其中，粘合剂组分包括….;

2）以及导电颗粒，所述导电颗粒包括金属导电颗粒、碳基导电颗粒、聚合物导电颗粒或它们的混合物。

审查意见中，引用了对比文件1（抵触申请），指出本申请权利要求1相对于其实施例1不具备新颖性。其中该对比文件涉及一种导电组合物，其实施例1公开了多种的1）的组分，同时，该实施例1也以铝颗粒作为导电组分。

在代理实践中，通常可以采用以下的修改方法以克服新颖性问题，例如：

①在权利要求1中限定“所述金属导电颗粒不为铝颗粒”；

②在权利要求1中限定“所述导电颗粒不为铝颗粒”；

从申请人处，我们了解到铝颗粒是常用的导电颗粒，申请人实际也希望授权的权利要求的保护范围涵盖铝颗粒与其他金属颗粒、非金属导电颗粒等同时使用的情况。

因此，从最大程度的维护专利的保护范围角度考虑，以上的修改方式中②的修改方式对于申请人而言是更为有利的（①的方式可能额外放弃了导电颗粒中的金属导电颗粒为铝颗粒，且同时含有碳基导电颗粒、聚合物导电颗粒的技术方案）。

案例启示

“具体放弃式”修改作为应对抵触申请以及“偶先占先”的情况，采用否定性词语的修改方式虽然看似简单，但对于不同的具体情况，尤其是针对申请的权利要求、说明书不同的表述方式，不仅要考虑克服授权程序中的缺陷，也需要考虑不同的修改方式是否会带来不同的法律后果。

因此，在进行放弃式修改时可能需要充分考虑修改后权利要求的保护范围或者尽可能提供多种修改方案供申请人参考，以帮助申请人选择对其最合适的修改方案。

（2021年）