浅谈性能/效果的参数限定与创造性

对于包含性能、参数特征的产品权利要求，《专利审查指南》中规定，“应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性”。另外，《专利审查指南》中还规定上述基准也同样适用于创造性判断中对于此类技术特征是否相同的对比判断，但并未详细阐述如何在创造性审查中使用该基准。

在实际的创造性审查过程中，对于性能/效果的参数，审查员通常评述为“这是本领域技术人员通过合乎逻辑的分析、推理或有限的试验容易得到的”，这经常成为申请人与审查员争议的焦点。因而，在修改权利要求、尤其是仅基于性能/效果的参数而区分于现有技术的权利要求时，进一步限定其它的性能/效果的参数通常被认为对于创造性争辩的有效性较低。

然而，在化学领域中，由于化学产品往往具有复杂的组成和/或结构，有时存在申请人难以或不期望利用组成和/或结构特征限定化学产品的情况。对此，以下提出了实务中通过补入性能/效果的参数而使得创造性得到认可的案例，以期拓展基于性能/效果参数来应对创造性审查的思路。

案例1

本申请的权利要求1要求保护一种具有肖氏A型硬度小于40的弹性体层的片材，该弹性体层的对不锈钢的粘合力在90度剥离强度下不大于11oz/in。该片材同时具有优异的对被粘物的粘合性和优异的再剥离性。

对比文件1公开了一种可再用粘垫，其包括一个硬度值小于或等于肖氏A型硬度30的回弹性垫片，且该回弹性垫片与本申请的弹性体层以同类弹性体制成。审查员认为相对于对比文件1，本申请的剥离强度是通过有限的试验容易得到的。

考虑到对比文件1中对于粘垫的可分离性有关注，在答辩时倾向于在修改的基础上进行争辩，但是，进一步限定片材的组成和/或结构会使得权利要求1的保护范围大幅缩小。因而，申请人选择在权利要求1中补入了片材的水分吸收百分比，使得与对比文件1的区别特征至少在于弹性体层的剥离强度和片材的水分吸收百分比。

进而，争辩点主要在于：本申请的剥离强度和水分吸收百分比均依赖于片材的组成和结构，且不能被割裂地看待。对比文件1中并未设想如本申请所述的防潮和防腐蚀的技术问题。因此，在对比文件1中并未公开或暗示粘垫可以实现防潮和防腐蚀的粘合性的情况下，本领域技术人员没有动机将对比文件1的回弹性垫片的剥离强度设定至本申请特定的范围内。另外，对比文件1中也没有公开或暗示本申请的特定的水分吸收百分比。尤其在本申请已经证明水分吸收与硬度无技术关联的情况下，本申请的技术方案对于本领域技术人员不是显而易见的。本申请在一通后得到授权。

本案例中，通过补入另一性能参数，相对于对比文件1增加了本申请的权利要求1能够解决的技术问题，即重新确定的技术问题涉及对比文件1中并不关注的问题，另外，也更有利于争辩现有技术整体上没有给出将区别特征应用到对比文件1以解决本申请实际解决的技术问题的启示。

案例2

本申请的权利要求1要求保护一种含氟聚合物组合物，其包括：包含氟烯烃单元和环己基乙烯基醚单元的含氟聚合物及溶剂并且由气相色谱得到的特定面积比例AR为0.1~3%。

对比文件1中公开了一种含氟聚合物组合物，其包括与本申请类似的包含氟烯烃单元和环己基乙烯基醚单元的含氟聚合物及溶剂。另外，对比文件2中提供了一种高纯度乙烯基醚的制造方法。审查员认为，对比文件2教导了去除环己基乙烯基醚生产过程中产生的小分子醇类杂质的方法，在此基础上得到权利要求1的面积比并不需要创造性劳动。

审查员在二通中坚持认为将面积比例AR视为性能参数且是可调整的。因此，为了更有利于争辩，在基于组合物的组成难以将本申请与对比文件1相区分的情况下，申请人选择在权利要求1中补入了在将所述含氟聚合物在70℃下加热2周时的、加热前后的所述含氟聚合物的Mw变化率，使得权利要求1与对比文件1的区别特征至少在于面积比例AR和Mw变化率。

进而，争辩点主要在于：对比文件1中关注的是通过目视观察贮存后的含氟共聚物组合物有无凝胶化(显然分子量会大幅度变化)来评价的储存稳定性，其技术难度远低于本申请所期望的贮存稳定性的难度。本申请中面积比例AR基于源自制备含氟聚合物时环己基乙烯基醚原料中比环己醇保留时间短的时间侧出现的成分而得到。而对比文件1没有关注共聚物原料单体的杂质与本申请所期望的贮存稳定性之间的相关性。另外，对比文件2中环己基乙烯基醚的生产过程中的杂质与本申请中关注的特定杂质不同并且对比文件2中没有教导环己基乙烯基醚产品中的哪些特定杂质与实现本申请所期望的贮存稳定性相关。因此，本领域技术人员没有动机将面积比例AR设定至特定范围内。而且，对比文件1和2中对于设定本申请中特定的Mw变化率均没有给出启示。因此，本申请的技术方案对于本领域技术人员不是显而易见的。此外，本申请的实施例已经证明满足权利要求1的技术方案能够实现优异的贮存稳定性，本领域技术人员根据现有技术难以预料这样的技术效果。本申请在二通后得到授权。

本案例中，通过补入效果参数，强调了本申请相对于对比文件1所面临的技术问题的难度差异性，也更有利于争辩现有技术整体上没有给出将区别特征应用到对比文件1以解决本申请实际解决的技术问题的启示。尤其，该修改实质上没有缩小本申请权利要求1的保护范围。

上述两个案例中的申请的原始权利要求均仅基于性能/效果的参数而区分于现有技术。在考虑通过补入性能/效果的参数来修改权利要求时，按照三步法，对于所选参数主要考量了以下几点：(1)所补入的性能/效果的参数本身和/或与其他性能/效果的参数一起是否能将产品的结构和/或组成区别于对比文件1；(2)重新确定的技术问题是否涉及对比文件1中不关注的问题，例如，案例1中重新确定的技术问题增加了对比文件1中不关注的问题，案例2中重新确定的技术问题明确了相对于对比文件1的技术问题的难度；(3)现有技术整体上是否给出将所补入的性能/效果的参数本身和/或与其他性能/效果的参数一起应用于对比文件1中以解决重新确定的技术问题的启示。另外，在本申请能够证明特定的参数设定能够实现不可预料的技术效果的情况下，更有利于争辩创造性。

（2021年）