技术问题的正确认定对于判断创造性的重要性

一、前言

根据专利法第二十二条第三款和审查指南的规定，在审查发明是否具备创造性时，需要根据要求保护的发明与最接近的现有技术的区别特征确定发明实际解决的技术问题，在接下来的判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见的步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，因此正确地认识发明实际解决的技术问题对于创造性的判断是非常重要的。这里所说的“正确地认识”包括不将实际解决的技术问题上位化，以下本文通过一案例具体说明将实际解决的技术问题上位化对于判断创造性的影响。

二、案例

1、关于该案例的专利申请（以下记作“本申请”）

本申请的权利要求1请求保护一种吸收性物品，其自定义了汗液相关参数，由此解决“汗液导致的粘腻感”这一特定的技术问题。

2、审查员的认定

审查员引用了涉及经血吸收用的吸收性物品的对比文件1作为最接近的现有技术，并将汗液相关参数认定为区别特征，将区别特征要解决的技术问题认定为“如何提高吸收性物品的舒适性”，对于汗液相关参数，审查员认定对比文件1公开的血液相关参数对其有启示。

3、审查员对于技术问题的认定的不当之处及由此产生的对于创造性的判断的影响

（1）关于技术问题的认定

审查员所认定的“舒适性”这一技术问题是相当上位的概念，包含因各种原因引起的不适感，而本申请如上所述特别针对“汗液导致的粘腻感”，因此审查官的认定是不准确的。

（2）对于创造性的判断的影响

（2.1）基于对比文件1不会认识到本申请的技术问题

对比文件1解决的问题是由经血引起的不适感，关于“汗液导致的粘腻感”完全没有公开或给出启示，也就是说，基于对比文件1不会认识到本申请的技术问题。

（2.2）对于区别特征，对比文件1没有给出技术启示。

在如上所述基于对比文件1不能认识到本申请的技术问题的情况下，基于对比文件1中的血液相关参数当然不容易想到本申请的汗液相关参数的特征。

实际上，经血和汗液之间是存在很大差异的，经血是期间较短而量较多，而汗液是期间较长而量较少，因此两者的测量条件、测量方法完全不同。对比文件1在没有认识到“汗液导致的粘腻感”这一技术问题的情况下，是没有本申请这样的测量汗液相关参数的动机的，因此对比文件1对于本申请没有给出技术启示。

而且，由于要解决的问题不同，汗液参数限定实际上隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件1的产品的结构或组成，对比文件1对此也没有启示。

简单来说，通过从审查员对于实际解决的技术问题的不准确认定出发，得出对比文件1对于本申请的技术问题和技术特征都没有给出启示的结论，从而最终使本申请获得了授权。

三、总结

关于相似的参数限定，审查员容易将技术问题上位化以后认定容易从一种参数想到另一种参数。在上述案例中，审查员将“汗液导致的粘腻感”这一特定技术问题上位化为“吸收性物品的舒适性”，并基于此认定经血相关参数对汗液相关参数有启示。在这样的情况下，可以考虑从技术问题认定错误着手，进而详细阐述两参数的测量方式完全不同，且参数限定实际上隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构或组成。