结合案例说明如何运用“三步法”判断创造性

一、什么是专利的创造性？

根据专利法第二十二条第一款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。

根据专利法第二十二条第三款的规定，发明的创造性，指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

其中，发明具有突出的实质性特点是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。发明具有显著的进步是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。

二、如何判断专利的创造性？

根据审查指南，在进行创造性的判断时，通常采用“三步法”：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对所属技术领域的技术人员来说是否显而易见。

在“三步法”的第二步和第三步中，审查员会基于本申请和现有技术进行事实认定和法律判断，包括区别技术特征、发明实际解决的技术问题、以及区别技术特征与最接近的现有技术的结合动机等。在这些事实认定和法律判断中，或多或少会掺杂主观因素。因此，在面对涉及创造性的审查意见时，我们可以重点从这些方面来进行分析和答复。

下面，笔者将通过具体案例来探讨如何实际运用“三步法”来判断创造性。

三、案例

本案例的涉及一种光学测定装置。

• 第一次审查意见及答复

在第一次审查意见通知书中，审查员将对比文件1确定为最接近的现有技术，确定了本发明与对比文件1的区别技术特征以及本发明实际解决的技术问题，并且判断为区别技术特征被对比文件2公开或者属于本领域的惯用技术手段。因此，权利要求1相对于对比文件1、2及本领域的公知常识的结合不具备创造性。

在答复第一次审查意见通知书时，申请人修改了权利要求1，重新确定了区别技术特征，并争辩该区别技术特征对所属技术领域的技术人员来说并非显而易见。

• 第二次审查意见及答复

在第二次审查意见通知书中，审查员新引入对比文件3，确定了本发明权利要求1与对比文件1的区别技术特征在于：（1）光纤，其用于将试样所产生的光引导至壳体(以下称为特征A)；隔热机构，其配置在所述壳体的周围，用于减少热从所述壳体的周围向所述壳体内的侵入；（2）冷却机构，其至少局部与所述检测单元接合，用于冷却所述检测元件，所述冷却机构包括：基部，其形成所述壳体的一部分，并且用于支承所述检测元件，第一电子冷却元件，其配置在所述基部的内部，以及冷却翅片，其经由接合层接合于所述基部的外表面（以下称为特征B）。审查员指出，对比文件3公开了上述特征A，并给出了将其应用于对比文件1的技术启示，对比文件2公开了上述特征B，并给出了将其应用于对比文件1的技术启示，其余的区别技术特征属于公知常识。因此，权利要求1不具备创造性。

笔者答复第二次审查意见的应对策略如下：

1、关于特征A

审查员指出，对比文件3公开了上述特征A，并给出了将其应用于对比文件1的技术启示。

笔者经分析发现，对比文件3公开了“将试样所产生的光引导至壳体来进行光学测定”的光纤，即公开了上述特征A。但是，在对比文件1中，试样和检测元件设置于同一壳体内，因此无需设置“将试样所产生的光引导至壳体来进行光学测定”的光纤。因此，本领域技术人员在对比文件1的基础上不会想到将对比文件3的上述特征A应用于对比文件1。

因此，从最接近现有技术不存在朝向本申请所请求保护的技术方案进行改进的需求的角度进行了争辩。

2、关于特征B

审查员指出，对比文件2给出了将电子冷却元件应用于对比文件1的技术启示。

对此，笔者从以下几个方面进行论述。

（1）审查员未基于区别特征B认定本发明实际解决的技术问题

在采用“三步法”进行创造性的判断时，第二步中的“确定本发明实际解决的技术问题”具有承上启下的作用，，在技术启示的判断中，要以解决本发明实际解决的技术问题为基础来判断所属技术领域的技术人员是否会显而易见地将区别特征与最接近的现有技术结合。因此，如果没有认定本发明实际解决的技术问题，那么技术启示的判断将失去根基，成为无本之木、无源之水。本发明实际解决的技术问题认定的正确与否，则会直接影响创造性的审查结论。

审查员在通知书中并未基于区别特征B认定本发明实际解决的技术问题，由此关于特征B的技术启示的判断自然是不能成立的。

（2）审查员关于技术启示的认定是错误的

第一、从技术领域的角度来看，不存在结合动机

在进行创造性判断时，应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点，以本领域技术人员的知识水平为起点进行判断。

审查员指出，对比文件2公开了具有帕尔贴(peltier)冷却的CCD照相机，实现了对具体检测部位进行冷却以提高灵敏度，即对比文件2给出了将帕尔贴元件应用于对比文件1的技术启示。

然而，虽然对比文件2中公开了具有帕尔贴(peltier)冷却的CCD照相机，但对比文件2公开的并非光学特性测定系统，即对比文件2与对比文件1属于不同的技术领域。因此，本领域技术人员没有动机将帕尔贴元件应用到光学测定系统的技术领域中。

第二、从发明点的角度来看，不存在结合动机

发明点是指体现发明创造对现有技术做出贡献的技术特征，其使发明创造相对于现有技术具有创造性，是发明创造能够被授予专利权的基础和根本原因。

本发明的发明点并不在于电子冷却元件本身，如帕尔贴元件的电子冷却元件本身是本领域中公知的冷却元件，但在何种场景下使用该电子冷却元件并非本领域技术人员所能够随意想到的。本发明的一个重要发明点在于，在光学测定系统的技术领域中，使用电子冷却元件来代替本领域中所使用的液氮冷却方式，从而能够在较短的时间内安装并且能够提高检测灵敏度。

对比文件2完全没有公开本发明的上述发明点，没有给出将帕尔贴元件应用于对比文件1的技术启示。

四、小结

在实际运用“三步法”来判断创造性时，确定区别特征、总结技术问题、判断技术启示是重点和难点所在。其中，关于第三步“是否存在技术启示”的论述可以涵盖多个方面。就本案例而言，通过总结实际解决的技术问题、准确地把握发明点，能够在“三步法”的框架内从多个角度论述本发明的创造性，从而使本发明获得专利授权。

以上为笔者对于运用“三步法”判断创造性的体会和总结，仅供各位同仁参考，如有不当之处，敬请斧正。