发明构思在创造性判断中的作用

[前言]

原国家知识产权局专利复审委员会（现国家知识产权局复审和无效审理部）在《以案说法-专利复审、无效典型案例指引》一书中写道：“发明构思一般是指，在发明创造的完成过程中，发明人为解决所面临的技术问题在谋求解决方案的过程中所提出的技术改进思路。”。其中，“技术改进思路”是发明人探索导致技术问题的技术原因后所采取的、消除或弱化该技术原因的设计思想。

最高人民法院知识产权法庭在2022年的裁判要旨中指出：在采用“三步法”判断发明创造是否具备创造性时，如果发明与最接近的现有技术之间在发明构思上存在明显差异，则通常可以认定本领域技术人员缺乏改进现有技术以得到本发明的动机；如果作为现有技术的对比文件之间在发明构思上存在明显差异，则通常可以认定现有技术中不存在将对比文件结合以得到本发明的技术启示。

换言之，本领域技术人员难以从最接近的现有技术的技术改进思路跳转到明显不同的另一技术改进思路，也难以将技术改进思路明显不同的现有技术彼此结合。

由此可见，在判断创造性的过程中，考虑发明构思的具体差异有助于对创造性做出客观、公正的判断。

下面，笔者将结合最高院的案例及笔者亲身办案的案例对“发明构思在创造性判断中的作用”进行分析探讨。

[案例1]（2022）最高法知行终316号

涉案专利：涉及一种克氏针折弯装置，其发明点在于，将尖嘴钳的头部作为旋转轴，向克氏针施加折弯力的触头（3）围绕旋转轴转动，将两个夹持片夹持的克氏针（80）绕成形芯块（6）折弯，从而在克氏针折弯和刮断过程中，对克氏针持续施加夹持力。

对比文件1：涉及一种骨科克氏针折弯器，设于底座（5）上的成型芯块（1）和限位柱（4）共同对克氏针定位，绕转轴（3）转动的拨块（6）拨动克氏针绕成型芯块（1）弯曲，由此避免了采用钳头折弯时，先钳住克氏针，然后在钳住状态下再用力将其折弯，费时费力的缺点。

对比文件2：涉及一种钢针针尾折弯钳，利用钳体（3、4）夹紧钢针（7），使上钳体（5）绕轴销（6）回转，将钢针（7）的针尾弯折，钳体（3）与钳体（4）之间可用锁紧扣（2）锁住，从而省时省力地完成弯折操作。

最高院观点：最高院在“关于技术启示的认定”中，将涉案专利的发明构思提炼为“触头的旋转平面垂直于尖嘴钳的头部的延伸方向（或长度方向），但平行于钳子转轴方向，由此触头能够围绕尖嘴钳的头部四周旋转”，将对比文件1的发明构思提炼为“触头的旋转平面平行于底座的延伸方向，但垂直于钳子转轴方向，由此触头只能在底座的一侧旋转”。

由此，最高院指出，涉案专利与对比文件1在发明构思上存在明显差异，基于对比文件1的技术教导得不到涉案专利的技术方案。另外，对比文件2中的触头5的旋转平面平行于尖嘴钳长度方向的中心轴，不可能绕尖嘴钳长度方向的中心轴旋转，因此对比文件2没有给出将对比文件1改进成涉案专利的结构的技术启示。

[案例2]

笔者在实务中参考上述案例1中的最高院观点“从发明构思的角度判断是否存在技术启示”进行创造性争辩，获得了比较好的效果。现将案例情况简单描述如下。

涉案专利：涉及一种复合片的制造方法，发明点在于构成复合片的两个片材（A、B）一边被输送一边彼此贴合，在两个片材中的至少一者的剩余长度达到规定阈值时，针对两个片材各自的拼接处理的实施时刻进行控制，而使两个片材的拼接部（A1、B1）彼此间的位置偏移处于规定范围内，由此，在废弃不能作为复合片使用的拼接部（A1、B1）所存在的区域时，能减少废弃的部位，避免造成材料的浪费。

对比文件：涉及一种供给方法，在基材（1）的剩余长度达到规定阈值时，使新材（2）达到基材（1）的输送速度，将新材（2）拼接于基材（1），从而可靠地实现拼接以进行连续供给。

涉案专利的发明构思“对片材A进行拼接而形成拼接部A1，对片材B进行拼接而形成拼接部B1，控制实施拼接的时刻而使拼接部A1和拼接部B1之间的位置偏移处于规定范围”，与对比文件的发明构思“在使新材2达到基材1的输送速度的情况下将新材2拼接于基材1（只形成了一个拼接部）”明显不同。通过陈述该发明构思的差异并主张对比文件未对涉案专利构成技术启示，涉案专利在答复一通后直接授权。

[小结]

结合上述案例可知，如果发明与现有技术在发明构思上存在明显差异，则在基于“三步法”的创造性判断中，通过陈述发明构思的具体差异，可以具体地呈现发明的非显而易见性，从而引导审查员更加客观地进行创造性判断。

换言之，对发明构思的差异的陈述说明可以在创造性判断的第三步“判断发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”中发挥积极的作用。关于在实务中如何发挥发明构思在创造性判断中的作用，笔者提供如下的思路以供参考。

（1）首先，从“技术问题的发现或提出→技术目的的设定→技术手段的探索选取”这样的重塑发明创造的逻辑去分析发明和现有技术的发明构思。

（2）然后，判断发明和现有技术的发明构思是否存在明显差异。此时的难点在于“明显差异”的判断标准并不清晰，因此容易引起争议。

笔者认为，对“技术问题”、“技术目的（技术效果）”以及“技术手段”的整体的考量有助于准确地判断是否为“明显差异”。

除了如案例1那样在技术问题、技术手段以及技术效果上都存在明显差异的情况可以被认定为“发明构思存在明显差异”以外，如下的情况也应当被认为发明构思存在明显差异。

例如，发明与现有技术在技术问题和技术目的方面都大体相同，但是采用明显不同的技术路线和技术手段，本领域技术人员难以完成上述不同技术手段之间的跨越（换言之，现有技术中缺少成为不同技术手段之间的桥梁的技术启示）。

（3）最后，在判断为发明构思存在明显差异的情况下，在“三步法”的“判断发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”这一步骤中清楚准确地说明发明构思的差异，并主张基于这种差异的存在，现有技术没有给出技术启示以获得发明的技术方案。