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中国商标代理人  柳懿伦

 
随着生物科技和基因研究领域的迅猛发展，“基因（英文：GENE/DNA）”一词在商标申请中出现的频率逐年增加。在不考虑与在先商标冲突的情况下、仅从商标标识本身来考虑，在判断包含“基因（GENE/DNA）”的商标标识是否违反绝对驳回理由时，是否有何规律？

本文将从《商标审查审理指南》的规定出发，围绕近年来包含“基因（GENE/DNA）”一词的商标审查案例，尝试分析审查趋势，以期对读者有所参考。
 
一、《商标审查审理指南2021》的规定 

《商标审查审理指南2021》（以下称《指南》）中，下编第四章《商标显著特征的审查审理》3.2.3 中，“仅直接表示指定商品或者服务的功能、用途的”、缺乏显著特征、不得作为商标注册的示例中有一项如下：
 

　　　　　　　　　　
该示例中，商标标识的“脑基因”直接表示了指定商品——医用营养品的作用部位、对象，因此缺乏显著特征，属于《商标法》第11条规定的不得注册的情形。

同时，《指南》下编第三章《不得作为商标标志的审查审理》3.7.1.2中规定，“容易使公众对商品的功能、用途等特点产生误认的”、3.7.1.5规定“容易使公众对服务的内容、性质等特点产生误认的”情形，属于《商标法》第10条1款7项规制的“带有欺骗性、容易使公众对商品的质量的特点或者产地产生误认”的情形，不但禁止注册，而且禁止其作为商标进行使用。因此，当包含“基因”的商标整体被认为具有欺骗性时，很可能会因违反第10条1款7项而被驳回。

笔者经过检索发现，在不同的商品、服务领域内，包含“基因”的商标注册申请的结果大相径庭。

二、在涉及基因检测、遗传工程、医疗健康化妆品、生物制药科技、动植物等领域内（类别：第3类、5类、10类、31类、42类、44类）

 “基因（GENE/DNA）”是生物科学领域的核心术语，在涉及基因检测、遗传工程、医疗健康、生物科技、制药、农业等相关商品和服务上，商标中包含“基因”时，基因容易被理解为该词语的本意，即“产生一条多肽链或功能RNA所需的全部核苷酸序列”、“带有遗传信息的DNA”。

当商标整体的含义未形成有别于该词语的本意、或整体含义容易使消费者联想到指定商品、服务的某种特点时，审查员往往会判定其缺乏显著性或容易造成误认，援引《商标法》第十条第一款第（七）项或第十一条第一款第（二、三）项的规定，驳回相关商标的注册申请。以下为部分驳回复审案例。
 

 

 
由上表中的案例可以看出，在与生物科学相关的领域内，对于包含“基因（GENE/DNA）”的商标标识的注册申请是否违反绝对理由时，审查员倾向于从严审查。第61366568号“时钟基因”案中，复审决定并未详细阐述为何不可注册，仅简单说明“商标中含有文字‘基因’”，体现了复审决定点到为止的一贯简练风格。
 
一旦被审查员认定为缺显或误认，通过驳回复审克服驳回理由的成功率较低。然而，与生物科学相关的领域内，并不是所有包含“基因（GENE/DNA）” 商标的注册申请肯定“没戏”，仍有少数成功注册的案例。例如下表所示：
 

 

 
第22160626号（5类）及第22161230号（10类）的商标标识中，均包含 “基因/GENE”，且指定商品为与“基因”关联度较高的第5类及第10类，虽然被援引第10条、第11条驳回，但经过复审，成功克服了驳回理由，获得注册。

究其原因，笔者推测，在第5类和10类的商品上，“基因/GENE”直接表示商品的内容特点，属于商标构成要素中显著性较弱的部分。而商标中还包含显著性极强的文字“协云”及图形，因此商标整体具备显著特征。且指定商品与基因具有较强的关联性，评审审查员认为其客观上不存在导致消费者对商品特点产生误认的可能性，所以获得注册。
 
三、在与生物科技关联性较弱的其他领域内（除前述第二部分所示类别外的其他类别）

在与生物科技关联性较弱的其他领域内，如染料、燃料、手工具、首饰、服装、运输、教育行业等，“基因/GENE/DNA”与商品服务的特点不具有直接关联性，包含 “基因/GENE/DNA”的商标注册申请被援引《商标法》第十条第一款第（七）项或第十一条第一款第（二、三）项的规定驳回的案例相对较少，顺利注册的案例不胜枚举。

以下为顺利注册的部分案例：
 

如上图所示，在多个类别上，单独的文字“基因/GENE”均顺利获得注册。而第33541595号、第33537920号的商标标识“各色DNA”与第二部分中的驳回失败案例第33527352号“各色基因”的含义基本相同，但指定商品的“睡眠用眼罩”、指定服务“私人保镖”等与生物科学领域关联性较弱，因此审查员做出了截然相反的审查结论，直接予以初步审定。
 
四、建议
 
当下，针对绝对驳回理由的审查审理趋于严格，对于企业而言，提前了解审查走向，并结合自身行业特点，制定合理的商标策略尤为重要。

结合上述案例分析，若企业计划申请包含“基因”的商标，笔者建议在选择商标时，除了常规的事先查询工作、避免与他人在先商标近似的以外，还需注意以下几点：
 

1、在生物科技关联度较高的领域：
 

从尽量降低被援引绝对条款驳回风险的角度来看，在“基因（GENE/DNA）”之外添加具有显著性的文字部分，避免将“基因（GENE/DNA）”部分独立显示，将商标字体进行设计，避免使用普通常用字体，添加颜色、背景及图形要素等，使其他部分成为商标整体的主要部分。
 

2、在生物科技关联度较低的领域：
 

若被援引绝对条款被驳回，积极行使法律救济手段，在驳回复审中积极主张并举证指定商品服务与基因不具有关联性、商标注册具备显著特征或不会造成误认，援引在先的注册案例等，努力说服审查员，以提高注册成功率。

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