拒絶査定不服審判事件における商標同一・類似拒絶事由に関する対策の分析
中国商標弁理士 肖 暉
I. はじめに
II. 拒絶査定不服審判事件における商標同一・類似拒絶事由に関する対策
1. 拒絶査定不服審判において商標自体の非類似を争う
1 では、ハウスの図形は36類の「不動産の貸与」及び「商品物件不動産の販売」等の役務においては明らかに顕著性が弱い図形に該当する。「浄JOHKASOU」事例2 では、文字「浄」は、第11類の「汚水浄化槽」等の商品において顕著性の弱い漢字に該当する。したがって、不服審判において、請求人は文字又は図形が常用の図形又は文字に該当し、関連指定商品又は役務において顕著性が弱くて、一社で独占されるべきではないと主張したら、一定の効果がある。3 では、出願商標における「Studio」文字はサイズが小さく、顕著性が弱い「スタジオ」を意味するものであり、出願商標の識別部分である「bibilee」と組み合わせた場合、引用商標と区別可能な観念、称呼が形成される。したがって、商標自体は類似しないという主張が審査官に認められた。
4 及び「正太清及び図」事例5 では、結合商標の図形部分はある程度の類似性を持っているが、他の英文や漢字と組み合わせた場合、かつ引用商標にも他の区別要素がある場合には、商標自体は類似しないという主張が審査官に認められる可能性がある。6 及び「Smash 及び図」事例 7 を見てみましょう。
2. 不服審判におけるコンセント（共存同意書）の提出
拒絶不服審判事件における「コンセント」の提出状況
8 、「微博之夜」事例9 を含む4つの事例では、出願人が拒絶不服審判段階においてコンセントを提出したが、審査官は消費者の利益を保護することは「商標法」の立法目的の1つであり、当事者による私権の処分は前述の立法目的によって制約されるべきであると考えた。引用商標の権利者はコンセントを発行したが、出願商標と引用商標とは類似商標に該当するので、同一又は類似役務に併存したら、消費者に混同を生じさせる恐れがあることに理由に、審査官はかかる商標の登録出願を拒絶した。なお、「TSINGTAO PURE DRAFT 及び図」事例10 の出願人である「青島ビール公司」と引用商標権者である「山東新銀麦ビール有限公司」とは関連会社であり、「H HYUNDAI」事例11 の出願人である「現代自動車株式会社」と引用商標一~五の権利者も関連会社であるが、それらが提出したコンセントはいずれも認められなかった。国知局は現在、コンセントに対して非常に慎重な姿勢を示しており、同一又は類似商標が市場に出ることを回避するために、関連会社の類似商標の併存に対しても否定的な態度を取っていることが分かる。
12 及び「東東農場」事例13 では、出願人は不服審判手続きにおいてコンセントを提出し、そして、国知局が下した審決によると出願商標の初歩的査定が認められたが、審決にはコンセントについて何のことも言及せず、出願商標と引用商標が全体的構成において区別することができることを理由に、商標の登録出願を認めたのである。上記から見れば、国知局は現在、コンセントを承認又は採用したことについて直接に審決に記載することを非常に慎重にし、たとえ出願人が提出したコンセントが審査官の最終判断に一定の心証影響を与えたとしても、商標自身が文字構成、視覚効果、称呼、観念等に一定の差異を有することのほうが、審査官が最終的に初歩的査定の判断を下すための基礎とされている。
14 では、裁判官は、一審判決において、係争商標と引用商標二、三は構成要素、デザインスタイル等に一定の相違があると判断し、且つ引用商標の権利者がコンセントを発行して係争商標の中国における併存登録を明確に認めたので、当該コンセントが消費者の利益を損害する恐れがある証拠がない限り、それを尊重する必要があるとして、改めて審決を下すよう国知局に命じた。そのため、国知局は2023年3月17日に、裁判所の判決に従って、改めて審理を行って審決を下し、出願商標を初歩的査定を許可した。
15 及び「CLYDE BERGEMANN及び図」事例16 を見てみると、前述のPILOT事例と同様に、一審裁判所の裁判官が、引用商標の権利者より発行した公認証済みのコンセントを得ており、かつ、両商標自身に一定の相違があるため、それらの併存が消費者を誤認・混同を生じさせるおそれがないと判断した。したがって、国知局は裁判所の判決に従い、2023年6月27日と2024年5月20日に、それぞれの審決を改めて下し、出願商標の初歩的査定を許可した。3. 不服審判において、引用商標は権利者の企業登録が抹消され、実際には使用されていないことを理由に、混同を生じさせないと主張する 17 、「岄界 799」事例18 、「龍の図」事例19 、「魚の図」字形20 、「WOLVES ESPORTS」事例21 との5つ事件のように、出願人は、「引用商標権者は既に登録抹消となっており、かつ、引用商標に対して譲渡等の処分を取っていないため、当該引用商標は実際には使用されておらず、市場において遊休商標となっており、出願商標と引用商標の併存が消費者に混同を生じさせることがない」と強調すれば、この主張はほぼ審査官が認めをもらうことができる。したがって、漢字商標、図形商標、英文商標のいずれであっても、拒絶通知書における引用商標が上記の状況に該当する場合には、出願人は、引用商標の権利者が登録抹消になったことを示す証拠（例えば、 「国家企業信用情報広報システム」の検索結果）を積極的に提出し、不服審判を請求すべきである。以下の成功事例も、この対応が効果的な対応戦略であることを有力的に証明している。
4. 不服審判請求において審理中止制度を最大限に活用して引用商標の権利状況の変化を待つよう審査官に請求する （1）相対的理由のみ存在する場合 22 では、4件引用商標の権利者が実際には出願人である（住所が異なるため別主体と見なされた）。出願人は審理中止を請求すると同時に、すでに世界知的所有権機関（WIPO）に住所変更申請を提出済みであり、出願商標の出願人名称及び住所が引用商標と一致するようになり、権利抵触がなくなる見込みだと主張した。審査官は当該中止請求を認め、関連変更手続きの完了を待ち、中国を指定する当該国際商標登録出願を許可した。
23 では、出願人は、引用商標二と抵触する商品の権利化を放棄するとともに、引用商標一が無効審判手続きにあり、権利状態が不確定であることを理由に、審理中止を請求した。引用商標一の権利状態が「金日牌」事件の審理結果に実質的な影響を及ぼすという事実に鑑み、審査官は当該案件の審理を今年3月20日まで中止し、引用商標が「送電線用材料」等の商品において無効宣告公告とされた後、審判商品において出願商標を初歩的査定した。
24 では、出願人は、引用商標一と抵触する商品「帽子」における登録出願を放棄するとともに、引用商標二が専用権期限満了してから一年未満である状況にあり、かつ、引用商標三が三年不使用取消審判手続きにあり、権利状態が不確定であることを理由に、審理中止を請求した。引用商標の権利状態が事件の審理結果に実質的な影響を及ぼすという事実に鑑み、当該中止請求は「審判事件の中止事由に関する基準」に満たしたので、審査官は当該案件の審理を今年1月30日まで中止し、出願商標と2件引用商標の抵触が解消した後、審判商品において出願商標を初歩的査定した。
25 では、不服審判を請求する当時、引用商標二に対しては取消審判を請求することができなかったため、出願人は引用商標一、三が取消審判手続きにあることを理由に、審理中止を請求した。審査官は当該案件を審理する際に、引用商標一、三が取消審判手続き中にあることを確認できたが、引用商標一、三の権利状態が不確定であるが本件の審理結論に影響を及ぼさない旨も明記した。とのことで、当該事件において、審査官は審理を中止せず、審理時の状態に基づいて直接に拒絶決定を下した。
26 に示すように、本件の拒絶理由には、相対的拒絶理由だけでなく、「商標法」第11条第1項（3）にも違反した絶対的拒絶理由も含まれるため、当該絶対的拒絶理由が成立すると判断された場合には、引用商標の権利状態が事件の審理結果に実質的な影響を及ぼさないことになる。したがって、当該事件では、審査官は出願人の審理中止請求を受け入れず、直接に拒絶決定を下した。
27 、「1664 檳悦ビール」 28 及び「KOKSHETAU KAZAHSTAN TURAN WATER 及び図」29 の3件では、拒絶通知書には絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の両方が含まれている。出願人は、第10条第1項（7）の絶対的拒絶理由を克服するために、拒絶された商品の一部のみについて不服審判を請求するとともに、引用商標が拒絶不服審判手続き中、三年不使用取消審判手続き中、又は譲渡手続き中にあることを理由に、審理の中止を請求した。これら3つの事件では、出願は商品を一部削除・限定することにより、成功的に絶対的拒絶理由を克服できたため、相対的理由を克服するための審理中止の請求も審査官に認められたわけである。最終的に、引用商標が登録の障害とならなくなった後、3 件商標出願は初歩的査定された。
III. 結論
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