特許拒絶査定不服審判事例からみる分割出願の新規事項の追加について
北京林達劉知識産権代理事務所
リトナビルを含む組成物を製造する方法 について特許を請求するものである。当初の明細書及び特許請求の範囲には、II 型リトナビルを含み、特定の組成及び含有量を有する軟ゼラチンカプセルの調製法のみ記載されている 。しかし、調製法に含まれる成分、具体的な調製工程等、発明に係る構成要件が削除された 請求項1の発明は当初の明細書及び特許請求の範囲に記載されていない。また、リトナビルを含む組成物は、数多くの製剤形態とすることが可能であり 、且つ該調製法はさらに、様々な工程を含んでもよい 。このような補正により、請求項1はより広い技術的範囲を包含していることが明白である。親出願の明細書には、 II 型リトナビルは、 I 型と II 型とのリトナビル結晶の混合物を好適な溶媒における溶液から再結晶することによって調製することができ 、つまりリトナビルのII型結晶を溶媒に溶解させる必要があるという内容のみならず 、酢酸エチル、酢酸イソプロピル及びオレイン酸系溶媒等、リトナビルの II 型結晶を溶解させるための溶媒も記載されている 。言い換えれば、親出願の明細書に記載されている多くの実例では、II 型結晶を溶解させる過程が示されており、これによって必ずリトナビルを含む組成物を得ることができる 。したがって、請求項1～5に記載の発明は、当初の明細書及び特許請求の範囲の記載から直接且つ一義的に特定できるものであり、特許法第33条に規定する要件を満たしている。」ということを主張した。出願人が主張した補正の根拠によって調製して得られたのは「実質的に純粋なリトナビルの II 型結晶」であり、請求項 1 ～ 5 に係る「 リトナビルを含む組成物」ではない 。さらに、前者の場合、調製が特定の条件下で 、例えば特定種類の溶媒、抗溶媒を用い、特定の温度、時間等条件下で行われる必要がある 。しかし、請求項 1 では、発明に緊密に関係している上記構成が削除された 。このような実施例を改めて上位概念化した発明は明らかに、当初の明細書及び特許請求の範囲の記載から直接且つ一義的に特定できるものではなく、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された事項の範囲を超えている 。」と認定し、依然として請求項1～5は特許法第33条に規定する要件を満たしていないとし、拒絶査定を維持する旨の意見を示した。特許審判委員会は、合議体を組んで審理し、2013年5月13日に不服審判請求通知書を発行し、同様の理由により、分割出願の請求項1～5の補正は親出願に記載されている事項の範囲を超えていると指摘した。親出願の明細書には 、非晶質、I型結晶及びII型結晶を含む様々な形態のリトナビルが記載されており、且つ各形態のリトナビルを製造する実施例も記載されている 。また、リトナビルは医薬化合物であり、結晶か非晶質には関係がない 。したがって、II型結晶を用いてリトナビルを含む組成物を製造する方法は、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された事項の範囲を超えていない。」と主張した。請求項 1 はリトナビルの II 型結晶を、溶媒に溶解させることを含む、方法について特許を請求するものであり、且つ結晶の特徴的なピークを規定している 。しかし、第一に、本願は分割出願でありながら、その発明は親出願の明細書及び特許請求の範囲に明確に記載されていない 。第二に、「方法」という表現は、この方法により製造される製品には様々な可能性があり 、さらに、リトナビルのII型結晶を溶解させることを含む、任意の製品を製造するための方法であってもよいことを意味する 。このような上位概念化は実質上、請求項の技術的範囲をさらに拡大するものであり 、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された事項の範囲を超えている。したがって、特許審判委員会は、原審査部門による分割出願に対する拒絶査定を維持する。」という見解を示した。
（2017）
共有ページ
